EXCELENCIA

IURISGAL I.NO.L.F.

DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La cuantificación de intangibles: el ejemplo de la propiedad industrial

Tierra, Capital y Trabajo han sido los factores de producción utilizados por los economistas clásicos desde Adam Smith; sin embargo, para explicar el valor de muchas de las actividades económicas desarrolladas en la actualidad, estos tres factores se verían insuficientes pues un nuevo factor es responsable de una parte sustancial de la riqueza existente en cualquier organización empresarial: el talento.

El talento, entendido como la capacidad de una organización de generar recursos más allá de sus medios nominales, resulta sin duda una de las características más interesantes de una empresa; especialmente cuando ese talento es singular y provoca utilidades diferentes que las que otros competidores pueden alcanzar.

El talento siempre ha existido como factor generador de valor, si bien es en la actualidad cuando su ponderación en las organizaciones ha cobrado especial relevancia, especialmente cuando los tres factores anteriores han sido accesibles para todos los competidores por igual o, al menos, en condiciones similares. Su presencia en la empresa no se circunscribe únicamente a la composición de su cuadro de personal, sino que despliega sus efectos en todos sus ámbitos, revelándose como un conjunto de características intangibles que permiten ofrecer respuestas singulares.

Sin embargo, la gestión del talento no ocupa espacios tan relevantes como lo puede ocupar la gestión de inmovilizados, de stocks o de tesorería. Pocas organizaciones conocen si su talento se ha incrementado o ha disminuido en el último ejercicio económico, si existen circunstancias que amenacen su talento o, conociéndolas, la dimensión de estas sobre el verdadero elemento diferenciador con el que se lanzan al mercado. La medición del talento es una de las asignaturas pendientes de la mayoría de las organizaciones empresariales.

A pesar de ello, este talento se pone de manifiesto en los momentos de transmisión de la titularidad de la empresa, reflejándose en fondos de comercio, primas de emisión de acciones y otro tipo de compromisos por los que los nuevos adquirentes abonan un precio superior al valor contable de la empresa. Son muchos y significativos los casos en los que un breve lapso de tiempo, revela errado el cálculo de este sobreprecio, pues se ha estimado incorrectamente el talento existente en la organización, siendo un caso palmario la famosa burbuja punto com, en la que se consideraba un talento empresarial muy superior al valor que luego fueron capaces de generar.

El talento no laboral de una organización, aquel que no procede directamente de la composición de su plantilla, se encuentra bajo muy diversas formas, siendo las denominaciones comerciales, las marcas y las patentes, las más fácilmente reconocibles. Este talento no laboral puede encontrarse formalizado o no, en ocasiones ese talento no es susceptible de ser protegido legalmente y sólo a través del sigilo puede la organización evitar su propagación fuera de la misma; en otras ocasiones su protección es dificultosa y novedosa para el regulador, como sucede actualmente con los algoritmos utilizados en aplicaciones informáticas.

Uno de los principales problemas que tenemos para afrontar una correcta gestión del talento empresarial es su valoración en un momento determinado, la dificultad de conocer el valor se incrementa por la poca tradición en su gestión. Así, en el ejemplo de una marca ¿cómo podríamos conocer su valor?. En primer lugar, la tradición contable se hizo fundamentalmente basada en el precio de adquisición, los activos se venían registrando por el coste empresarial en su producción o adquisición a terceros. Evidentemente, el valor de una marca será muy diferente de aquello que nos ha costado, por lo que deberemos de dejar a un lado este criterio para encontrar el verdadero valor de nuestra marca.

Podemos optar por valorarla a precio de mercado, conocer el precio que la marca alcanzaría en el caso de ponerla a la venta, lo que un comprador bien informado y en condiciones de libre mercado estaría dispuesto a pagar. Sin embargo, este método enfrenta un gran número de incertidumbres. En primer lugar, la falta de transacciones comparables, de testigos cercanos en el tiempo sobre casos similares; especialmente porque las marcas son muy diferentes entre sí, por lo que costaría encontrar transacciones homogéneas y, en segundo lugar, porque no existe un registro organizado y accesible de dichas transacciones. Finalmente, el precio de mercado podría estar sujeto a fluctuaciones ajenas al valor de la marca.

Sin embargo, coincidiremos en que una organización se desprendería de su marca si le dan por ella un valor superior al que ella espera obtener por su uso; es decir, a la corriente de ingresos que esa marca le va a proporcionar en un futuro. Del mismo modo, no estará dispuesta a desprenderse de la marca si el precio ofrecido es inferior a dicha corriente de ingresos. Llegamos así a la verdadera aproximación al valor de la marca, que no es más que el flujo de dinero que esta nos va a generar en un futuro.

Para ello gozamos del propio historial de la empresa, del que debemos de discernir dos cuestiones capitales. En primer lugar, qué peso han tenido sus intangibles en su evolución anterior; en segundo lugar, cuál será su aportación en el futuro. Estas cuestiones, que pueden parecer complejas, resultan bastante intuitivas. Pensemos en un próspero despacho de abogados, con su denominación registrada y mantenida desde antaño; situado en una céntrica calle de la ciudad y con presencia abundante en medios y publicaciones académicas. Observando sus rendimientos en los últimos ejercicios podemos cuantificar los que puede, razonablemente, obtener en un futuro. Sin embargo, ahora introduzcamos una nueva hipótesis: la jubilación de sus socios principales o, más aún, la marcha de sus tres socios principales a otro despacho de la competencia; evidentemente, la contemplación de una u otra hipótesis altera sensiblemente el valor que el despacho espera obtener en un futuro y esa alteración es el intangible valor de los tres socios. Sin embargo, si mantenemos a los tres y alteramos la denominación del despacho, la merma de los ingresos esperados sería totalmente diferente. A través de las apreciaciones de evolución de una actividad sin uno de sus activos, comparada con la marcha esperada con todos ellos, podemos obtener un valor razonable de un intangible y, en muchas ocasiones, percibir que el mismo tiene un valor diferente del que se le podía intuir.

Y no podemos concluir sin recordar que la mayoría de los intangibles creados internamente por la empresa, no aparecen en sus balances, a pesar de lo cual existen y son susceptibles de generar valor. Tampoco podemos obviar la existencia de intangibles que aportan valor negativo a la empresa, ni de aquellos que aportan un valor indirecto. Así, es posible que muchos abogados jóvenes y capacitados accedan a hacer unas provechosas prácticas en el despacho del ejemplo si se mantienen sus tres titulares; sin embargo, pocos querrían optar a ellas si uno de los socios principales es acusado de un delito grave o de especial rechazo social.

 

Manuel Quijano Pérez

Economista

Eifos Asesores

 

La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y alcance de la protección.

Los avances en biología y genética molecular y el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética en las últimas décadas han convertido a la biotecnología en uno de los sectores más asentados y con mayor potencial, y ello se debe tanto a su importancia económica como a su repercusión en ámbitos como la salud, la alimentación o el medio ambiente.

 

Severo Ochoa

Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por sus descubrimientos

sobre el mecanismo de la síntesis biológica del ácido ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN).

 

Ello determinó la aprobación de la Directiva 98/44 /CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Esta Directiva supuso una innovación de trascendencia en el Derecho europeo, los principios que subyacían a dicha norma comunitaria se basaban en la asimilación de las invenciones biotecnológicas a las restantes invenciones y en la necesidad de dotar de un marco legal común a todos los Estados comunitarios a la hora de decidir la protección de las invenciones de carácter biotecnológico.

Para ello se partió de que las invenciones biotecnológicas, a pesar de referirse a organismos vivos, son patentables, puesto que ni los Derechos nacionales ni el Derecho europeo de patentes (Convenio sobre concesión de patentes europeas hecho en Munich, el 5 de octubre de 1973) contemplaban la prohibición o exclusión de la patentabilidad de la materia biológica. Con esa Directiva, la Unión Europea pretendió garantizar una protección eficaz y uniforme de estas invenciones en el conjunto de los Estados miembros, imprescindible para fomentar las inversiones en investigación y desarrollo de la industria biotecnológica europea y afianzar su posición competitiva en el mercado mundial.

En nuestro derecho se transpuso esta directiva mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Con la aprobación de esta ley se delimitan las invenciones biotecnológicas patentables, siendo destacable la patentabilidad de la materia biológica si ha sido aislada o producida por medio de un procedimiento técnico, siendo este criterio fundamental para distinguir la invención patentable del descubrimiento no patentable. Asimismo, los elementos aislados del cuerpo humano u obtenidos mediante un procedimiento técnico, incluidas las secuencias genéticas con una aplicación industrial determinada, podrán ser patentados cuando reúnan los requisitos generales de patentabilidad de las invenciones.

En un sentido negativo, se establecen prohibiciones de patentabilidad para invenciones biotecnológicas por motivos éticos o de orden público con carácter general, regulándose expresamente la prohibición de patentar los procedimientos de clonación de seres humanos, los de modificación de la identidad genética germinal de ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de tales procedimientos. Sin embargo, la prohibición de utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales no afecta a las invenciones técnicas que tengan un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se aplican al embrión y que le son útiles.

 

Una vez expuestas resumidamente las condiciones de patentabilidad, el alcance de la protección que concede la patente biotecnológica tiene gran trascendencia práctica.

En este punto hemos de partir de que las patentes biotecnológicas están regidas por los mismos principios que las patentes de otros sectores técnicos. Ello nos lleva a concluir en primer lugar, que la finalidad del legislador comunitario no fue la de ampliar la protección de las patentes biotecnológicas, ya que se señala en el considerando 8 de la Directiva citada que no se requiere un derecho específico al derecho nacional de patentes, siendo solo necesario complementarlo a adaptarlo en determinados aspectos específicos.

Junto con lo anterior, hay que tener en cuenta que la legislación de patentes en nuestro país ha de ser objeto de interpretación restrictiva dado que conforme al artículo 49 de la Ley de Patentes se confiere al titular de la patente un derecho en exclusiva, creando un monopolio legal y que como tal, constituye una excepción al principio de libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución Española, lo que supone que como toda excepción al principio general ha de ser objeto de interpretación restrictiva.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el TJCE (Sala 3ª), en el apartado 87 de la Sentencia de fecha 16 de junio de 2005, resolviendo el asunto C-456/2003, ha señalado que los artículos 8 a 11 de la Directiva (50.2, 50.3 y 50.4 de la Ley de Patentes) conceden derechos concretos al titular de la patente ya que definen el alcance de la protección conferida por las patentes relativas a una invención biotecnológica.

Y en estos artículos, que confieren derechos al titular de la patente, se regula el alcance de la protección en los siguientes términos:

– La protección conferida por una patente relativa a una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a cualquier materia biológica obtenida a partir de dicha materia biológica por reproducción o multiplicación en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.

– La protección conferida por una patente relativa a un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento y a cualquier otra materia biológica, obtenida a partir de la materia biológica directamente obtenida, por reproducción en forma idéntica o diferenciada y que posea estas mismas propiedades.

– La protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética se extenderá a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

La jurisprudencia entiende que es necesario que concurran en cada caso todos los requisitos previstos para que se otorgue la protección, ya que no son requisitos independientes y exclusivos.

Para ver como se aplica lo anterior a un caso concreto, podemos citar un párrafo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 10 de marzo de 2009: “La harina de soja puede ser una materia a la que se haya incorporado el producto patentado y que puede contener la información genética patentada (una secuencia de DNA aislada que contiene la codificación de una determinada enzima), pero sería preciso que además ésta ejerciese en ella la función biológica específica que justificó la obtención de la patente de invención (que la enzima sea capaz de reaccionar con anticuerpos contra otra enzima, lo que haría que pudiera producirse una planta tolerante al herbicida glifosato). La relevancia de que se ejerza tal función biológica no es un requisito que pueda ser minusvalorado, ni suavizado por vía interpretativa. Al contrario, se trata de un factor fundamental, exigido literalmente en el núm. 4 del artículo 50 de la LP; además, en el considerando 23 de la citada norma comunitaria se explicita que sólo una secuencia de ADN podrá ser objeto de protección por una patente biotecnológica si, imprescindiblemente, llevase aparejada una indicación de la función biológica que cumple, hasta el punto de que se consideraría que sin ella la mera secuencia de DNA no contendría enseñanzas de carácter técnico, por lo que no constituiría una invención patentable (necesariamente ha de servir para una utilización que ha de estar determinada). Aunque esta última mención hace referencia a un requisito de patentabilidad no por ello deje de ser muy significativa. Y, en cualquier caso, la del artículo 9 de la Directiva 98/44 /CE, del que el artículo 50.4 de la LP es trasunto, es una previsión legal en sede de alcance de protección de la patente.

Si la ley exige que, para poder invocar el ámbito de exclusiva inherente al derecho de patente, la información genética ejerza su función en la materia a la que se incorpora ni cabe sostener, como pretende la recurrente, que baste con portar la información, pues legalmente se exige más, ni puede suscitarse duda respecto a la efectividad que debe exigirse a dicha funcionalidad, no pudiendo sortearse tal exigencia acudiendo a interpretaciones como la propuesta por la recurrente, que apunta a la simple potencialidad teórica para ello. Se requiere que la información genética contenida en el producto (ya sea un adicional, derivado, etc) realice realmente una función biológica específica, que entendemos debe ser activa y eficaz, pues de lo contrario no se emplearía el verbo ejercer en la previsión legal.

En el caso de la harina de soja objeto de litigio la premisa supondría que la información genética patentada realizara una determinada función activa, que antes ha sido analizada. Y si la citada harina es un producto en el que esa función no se cumpliese su importación por la entidad demandada no podría entenderse constitutiva de infracción de la patente.”

 

A modo de resumen final hemos de decir que si se ha elaborado una regulación específica de las patentes biotecnológicas es porque el legislador ha sido consciente de la peculiaridad que revisten las mismas, lo que exigía previsiones legales que asegurasen debidamente su protección, para conseguir la finalidad de amparar adecuadamente cualesquiera invenciones de todo el campo de la tecnología según exigencia del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. De ahí la inclusión en el artículo 50 de la Ley de Patentes de los números 2 a 4, merced a la reforma de la Ley 11/1986, operada por Ley 10/2002 de 29 de abril, que fue el instrumento para la incorporación al Derecho español de las previsiones de la Directiva 98/44 /CE, que perseguía garantizar la protección armonizada en el conjunto de los Estados miembros de las invenciones biotecnológicas, que son aquellas referidas a materia que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico, lo que comprende las microbiológicas, las relativas a cultivos celulares animales, las referidas a plantas y animales transgénicos y el espinoso campo de la genética humana.

 

José Antonio Montero Vilar

Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Santiago de Compostela

Abogado

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

EL MODELO DE UTILIDAD Y SU DISTINCIÓN DE OTRAS INVENCIONES

Cuando uno oye hablar de propiedad industrial inmediatamente se le viene a la cabeza LA PATENTE, pero junto a esta figura hay otra menos conocida pero que, sin embargo, acoge el 80% de las solicitudes de protección de invenciones industriales en España: es el MODELO DE UTILIDAD.

El modelo de utilidad tal y como lo conocemos hoy surge como figura residual a finales del siglo XIX en Alemania con el objeto de proteger aquellas invenciones de uso cotidiano que no reunían las características para ser objeto de patente, siendo reconocido en España por primera vez en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Hoy se reconoce en más de cincuenta países, y en nuestro ordenamiento jurídico se regula en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que es desarrollada por el RD 2245/1986, de 10 de octubre, si bien debe tenerse en cuenta que ya existe una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015) que tiene fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2017.

Según el artículo 143 de la vigente ley, se puede proteger como un modelo de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, y en particular cita la ley, los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan tales requisitos. Esta definición es prácticamente coincidente, salvo algún matiz de redacción con la que recoge la nueva ley en su artículo 137.

A la luz de tal definición es evidente que el modelo de utilidad comparte con la patente muchos de sus rasgos definidores, hasta el punto de que la propia ley dedica una menor regulación, estableciendo que en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con su especialidad. Son así rasgos comunes a una y otra figura: su aplicabilidad industrial (debe aportar un ventaja técnica y permitir su fabricación o utilización en cualquier clase de industria), la  novedad (no ha de estar comprendida en el estado de la técnica, esto es, no de haberse hecho accesible al público con una descripción escrita u oral, por su utilización o de cualquier otro modo) y la actividad inventiva, siendo aquí donde estriba la diferencia entre una y otra figura, en el rigor con que se aprecia, pues a la hora de juzgar esa actividad inventiva en el modelo de utilidad basta con que la invención no resulte del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia, mientras que en el caso de la patente se exige la que no resulte de manera  “evidente”.

Así las cosas, y dado ese menor rigor, la protección que se dispensa es también distinta que la de las patentes, y así, el plazo de la duración de la protección es de 10 años desde la fecha de solicitud  frente a los 20 años de la patente; por otro lado, el modelo de utilidad sólo contempla la protección de invenciones de producto, mientras la patente protege  invenciones de producto y de procedimiento.

Partiendo de tales premisas se viene a identificar al modelo de utilidad con los llamados “pequeños inventos”, a menudo, mejoras en aparatos o herramientas ya conocidos, desarrollados por personas físicas o pymes, sin grandes costes de inversión pero sí mucha dedicación personal y esfuerzo que tratan de solucionar un problema determinado en la esfera de la técnica, y de ahí la importancia en el ámbito español a la que antes hemos aludido.

Refleja este esfuerzo una película del año 2015 titulada JOY, protagonizada por Jennifer Lawrence, y que cuenta la vida de Joy Mangano, ama de casa americana que inventó diversos útiles para el hogar y sus peripecias para desarrollar sus invenciones, comercializarlas y registrarlas.

 Y así caracterizados parece evidente también la distinción con otra de las figuras ligadas a la protección de la propiedad industrial,  cual es el diseño industrial. El propio legislador marca la diferencia desde el momento en que lo regula en una norma distinta a patente y modelo de utilidad, en concreto en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la que lo define como  "un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación", esto es, lo que trata de proteger es ese valor que añade el diseño al producto desde el punto de vista comercial, englobando tanto las formas bidimensionales (dibujos) como las tridimensionales (modelos) o las combinaciones de ambas.

Aquí los aspectos técnicos no tienen relevancia a efectos de registro, que habrán de ser protegidos por medio de la patente, lo destacado es la forma externa, siendo así que lo único necesario es que exista novedad, en cuanto no exista ningún otro diseño idéntico que se haya hecho accesible al público con anterioridad; que sea visible, en cuanto  visualmente perceptible al incorporarse al producto y singular, de tal manera que la impresión general producida en quien usa el producto difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido accesible al público con anterioridad.

En España protección que dispensa su registro es de 5 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo no obstante ser renovado sucesivamente por períodos de 5 años hasta un máximo de 25, y sin perjuicio de la efectividad en España de los diseños no registrados, de conformidad con lo regulado a nivel comunitario por el REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

 

María Inés Otero Rodríguez

Abogada

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

TRADE MARK IN AUSTRALIA

What is a trade mark?

A trade mark is a sign used or intended to be used to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person or organisation, from goods or services dealt with or

provided by any other person or organisation. 

A sign includes any of the following or any combination of the following: letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label or ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent. This is a non-exhaustive list of the things that may be trade marks. 

Accordingly, a logo and any word marks may properly operate separately as a trade mark. Often, you will use them in close association with each other. However your rights are best advanced by registering both of these as separate trade marks. 

 

Benefits of registration

Broadly speaking, once your trade mark has been registered, you will obtain an Australia-wide monopoly for use of that trade mark as a trade mark in respect of the goods or services for which registration was granted. 

You will not obtain this right if you use your mark as a business name, domain name, or company name without registering it as a trade mark. 

 

Application

The current delay in registering trade marks is up to 12 months, although application can be made to have your application expedited. 

Applying for registration of your trade mark will involve:

1. Preliminary searches to establish whether there is a trade mark that may be the same or very similar to your trade mark;

2. Lodging an application for registration of a trade mark with IP Australia;

3. Considering whether you wish to apply to have your application dealt with on an expedited basis;

4. Dealing with any objection that IP Australia may have to the registration of the mark; and

5. Paying registration fees which will ultimately be a prerequisite to the issuance of a certificate of registration. 

Classes of goods

  For the purposes of registering a trade mark, all goods and services are categorised into classes. A list of classes of goods and services can be found here: http://xeno.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml for your information. 

When the time comes to make your application, we will need to nominate the number of classes in respect of which your application will apply. Unfortunately, increasing the number of classes will increase the amount of government fees payable for both:

1. Lodging an application; and
2. Securing registration of the mark. 

If you would like to register your trade mark we will need more information regarding the composition of your product to ensure the correct class or classes are applied for. 

 

International trade marks

Australia joined the Madrid Protocol relating to international registration of trade marks on 11 July 2001.  

The Madrid Protocol system permits international registration through a single international application in trade marks office of the home country and permits protection in up to 56 countries. 

The Madrid Protocol is not the only way you can apply for a trade mark overseas. It is still possible to file an application directly with each country. There may be some circumstances where applying directly to a country of interest may be a better option than seeking international registration under the Madrid Protocol. 

Some of the points you need to consider are whether:

1. The countries you are interested in are members of the Madrid Protocol;
2. You are eligible to file an international application under the Madrid Protocol; and
3. The scope of your Australian trade mark includes all the goods and/or services you wish to protect overseas. 

From the date of filing of the international application it will have the same effect as a national filing in each of the designated countries. Where no refusal is notified, or if refusal is withdrawn in a designated country, the international registration has the same effect as a national registration in that country. 

All fees may be paid either to IP Australia in Australian dollars at the time of filing the international application or directly to the international bureau. 

We are able to calculate the relevant fees payable upon receipt of your further instructions.

 

Ownership of trade mark

Asset protection strategies involve generally the separation of asset owning entities from related entities that attract trading risk. 

Generally, all assets, particularly intellectual property, should be owned by an entity separate to the trading entities with the intellectual property licensed back to the trader. 

You will need to consider which entity is appropriate to own the trade mark before we apply for registration.

 

New Logo Viana Lawyers

Robo de marcas comerciales en Rusia: cómo protegerse

La inscripción de las marcas comerciales está llamada a asegurar los intereses de los titulares y protegerlos contra la competencia desleal.

Sin embargo, en la práctica hay espacio para el abuso de los derechos exclusivos a las marcas y la inscripción de mala fé, lo que resulta en que en vez del titular original y verdadero las marcas se inscriben al nombre de una tercera persona.

En la práctica de nuestro despacho nos encontramos con los casos del robo de las marcas comerciales en las grandes ferias comerciales como, por ejemplo, Prodexpo y World Food Moscow. El mecanismo de este lamentable proceso en muy sencillo: un productor extranjero de mercancías de cualquier naturaleza que se propone a empezar la venta de su producto en Rusia, expone sus marcas nuevas en la feria, mostrando el nombre comercial de sus productos y sus imagenes, distribuyendo folletos entre los interesados durante las negociaciones con los socios o clientes potenciales en el mercado de Rusia y los países vecinos como Bielorusia, Ukrania, Kazajstan y los demás.  

Las personas que actúan de mala fe, esperando el potencial de ventas buenas de la mercancía en Rusia, presentan la solicitud de la marca en cuestión a la Agencia de patentes y marcas de Rusia (Rospatent). A menudo lo hace el distribudor que está interesado en vender este producto en el mercado ruso, pero también puede ser una tercera persona que se ocupa de la inscripción de las marcas de mala fé para su venta posterior al titular procedente.

Hay que notar que no son los mismos distribudores o piratas los que solicitan las marcas sino las sociedades instrumentales a que acuden solamente para este fin y no tienen relaciones formales con la persona interesada en la inscripción de la marca. La empresa que se usa para la inscripción de la marca, puede ser rusa o extranjera y en algunos casos hasta puede tener el nombre social parecido al nombre del titular original y procedente. De esta manera los piratas tratan de inducir al error a la Agencia de patentes y marcas inscribiendo en su nombre hasta las marcas notorias. Este esquema les permite a los distribudores que actuan de mala fé a evadir la prohibición de la inscripción y uso de la una marca comercial por el agente o representante sin la autorización del titular establecido por el artículo 6 septies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lamentablemente, si el titular ya se enfrente contra tal situación, no hay muchos mecanismos jurídicos eficaces para luchar contra tales acciones improcedentes. Sin embargo las empresas que inscriben las marcas a su nombre, no suelen usarlas en sus actividades, ni otorgar licencia a su uso a terceros por no ser productores ni importadores de la mercancía original en cuestión. En este caso al pasar tres años después de la fecha del registro de la macra, el titular puede entablar una acción de nulidad de la marca por falta de uso al tribunal comercial y presentar la solicitud de registro de dicha marca a su nombre. La desventaja de esta opción es la necesidad de esperar tres años sin usar la marca en el mercado ruso. Por supuesto, hay otras opciones de la contestación del registro de la marca inscrita de mala fé pero tales procesos son sofisticados y bastante lentos por lo tanto hay que acudir a tales medios de protección de los derechos del titular en los casos graves cuando el titular no tiene la posibilidad de esperar y tiene que proteger los derechos a la marca con urgencia.

La vía más eficaz y económica para la protección de los derechos de titulares y prevención de tales robos es la presentación oportuna de las solicitudes de las marcas nuevas en Rusia con anticipación a su exposición en las ferias. Si por alguna razón el titular decide que no quiere usar esta marca ya solicitada en Rusia puede abandonar la solicitud y no incurrir en los gastos adicionales. O sea el titular dispondrá de un período de varios meses para tomar la decisión sobre el uso de la marca en Rusia, durante el cual sus derechos a la marca estén asegurados por la solicitud presentada.

 

Alexander Rodin

Socio gerente de la firma jurídica rusa

“Rodin, Vadiyan y Shurygin” LLC

PROTECCIÓN DE SOFTWARE

De los derechos de autor a la patentabilidad. Amenaza al software libre y las PYMES.

No hay ninguna duda hoy en día de que los derechos de autoría de los creadores de programas informáticos o software están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país

[vid. art. 10. i)]. Al igual que, hasta hace poco tiempo, ninguna duda generaba que estas mismas creaciones informáticas no eran susceptibles de ser protegidas por una patente (vid. art. 4 de la Ley de Patentes).

La problemática que a día de hoy se comienza a generar proviene de los vientos norteamericanos, y que se han traducido en nuestra legislación -y en la europea- actual en una expresión tan corta como problemática.

Incluida en la normativa internacional (Convenio de Patentes Europeas) con la expresión “as such”, ha sido traducida a nuestro ordenamiento con la coletilla “como tal”. Esto nos deja con que el artículo reza así:   No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal. Pero ¿cómo traducimos en la práctica estas inocentes dos palabras tan cargadas de significado?

Pues hasta hoy, como hemos expuesto, no había manera de que en Europa un software fuera patentado, pero arrastrados por corrientes más innovadoras que la estricta literalidad europea, nos hemos topado con este as such que implica que no es patentable el programa informático en sí mismo, pero sí junto con el proceso de producción al que vaya asociado, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos de patentabilidad ya conocidos, o sea, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Lo que en principio parece un cambio inocente y lógico, por otra parte, podría herir mucho a la pequeña y mediana empresa porque lo que no cabe duda alguna es que las batallas legales o simplemente pagar pequeñas sumas por una aplicación concreta de un programa es fácilmente asumible por un gigante Google, Amazon o Microsoft (conocidos por patentar ítems tan habituales hoy en día como la acción por medio de doble click de ratón o el proceso de compra en 1-click); pero jamás podrán competir las pequeñas empresas ante los Tribunales.

En resumidas cuentas, a través de la “aplicabilidad” del programa de ordenador a un proceso inventivo en concreto, consigues proteger mediante derecho de patente ese ordenador pero, ¿cuáles son las consecuencias? Para esta innovación está claro, ha quedado protegida, pero ¿y si el software es extrapolable a otro tipo de aplicaciones? ¿Está prohibido su uso? ¿Ha quedado apartado del estado de arte este código informático por su aplicabilidad a un proceso industrial que lo convierte en algo innovador? ¿o puede ser reutilizado este mismo software –o con pequeñas variantes- para cualquier otro tipo de uso industrial buscando un avance? Si la respuesta a las primeras cuestiones es afirmativa entonces, nuestra premisa de que las grandes compañías ganan se confirma porque sólo éstas podrán enfrentarse a los largos procedimientos de reivindicación de patentes y hacerse cargo de los mismos, al igual que sólo éstas podrán hacerse cargo de los gastos de contratar profesionales que se encarguen de redactar con absoluta precisión la solicitud de patente. Y es que conviene recordar en este punto que, así como los derechos de autor se generan automáticamente desde el momento de la creación, la patente ha de ser redactada e interpuesta bajo una serie de formalidades que convierten esta área del derecho en un mundo aparte dentro del ámbito jurídico.

Pero es que dentro de los programas informáticos, aplicaciones, líneas de código, etc. nos podemos encontrar ante semejante abanico de elementos patentables por razón de su aplicabilidad a un proceso industrial que se abre una enorme brecha entre quien podrá permitirse solicitar y registrar todas y cada una de las patentes por cada elemento que le sean necesarias para proteger esa innovación y quién no. Igualmente repercutirá en los defensores del software libre, quienes consideran que los programas de ordenador deberían, valga la redundancia, ser de libre acceso. ¿Cómo se van a enfrentar a la innumerable horda de demandas por haber introducido un elemento de un software patentado en una aplicación totalmente diferente? ¿Si cada uno de los elementos del software aplicado y protegido por la patente han quedado blindados con ésta cómo se va a proseguir con el desarrollo informático ante la posibilidad de ser demandado por Apple o Microsoft? Porque ¿cuántas demandas no se habrán iniciado por este tipo de empresas por infracción derecho de patente? Y es que salvaguardarse de este tipo de quebrantamientos no es fácil así que se convierte en un David contra Goliat sin piedra de la que el pequeño empresario pueda valerse.

En conclusión, si bien es cierto que, por norma, la posibilidad de poder proteger una idea debería motivar el desarrollo de esa materia o ciencia en particular, lo cierto es que existe una diferencia fundamental entre cualquier otro ámbito y el de la informática y es precisamente la amplitud y esparcimiento de ésta en todos los ámbitos de nuestra existencia. Si bien ello puede ser un impeditivo para encontrar un elemento patentable porque éste se integre en el estado de arte, también quiere decir que desde que se encuentre ese elemento particular y quede bajo amparo de una patente, se habrá cortado una nueva vía de desarrollo.

Rebajando el tono alarmista de esta exposición, en todo caso, todo quedará en manos de los examinadores de las solicitudes de patente y la flexibilidad o rigidez de los mismos en la concesión de estos derechos, así como de los solicitantes (o asesores de los mismos) y su habilidad para proteger el software creado.

 

Eva González Fernández

Abogada

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

La propiedad intelectual en obras artísticas

Toda creación artística pasa por dos fases muy bien diferenciadas. Por un lado está la elaboración; escribir una novela, pintar un cuadro, componer una canción… Por otro la publicación

; ninguna obra está completa hasta que es disfrutada por el resto de los humanos. Los artistas no solíamos ocuparnos personalmente de esta segunda parte. En general se encomienda a intermediarios tales como agentes, abogados o editores. 

No es mi caso. Tampoco el de muchos otros. La estructura del mercado y las nuevas alternativas animan (o fuerzan) a los creadores a gestionar por sí mismos esta segunda fase del proceso creativo. Y entre las cuestiones técnicas a tratar está, por supuesto, proteger la propiedad intelectual. 

Mi experiencia personal en este asunto abarca desde ilustraciones y fotografías hasta la novela que acabo de publicar hace poco. Cada una de las obras ha recibido un trato distinto, desde la total desprotección de algunas fotografías hasta el copyright más restrictivo de los relatos y la novela. Las decisiones tomadas al respecto no fueron cuestión de azar o capricho, forman parte de una estrategia bien planificada. 

Día tras día, desayunamos con noticias desagradables de plagios y robos en todos los ámbitos imaginables. Así pues, todo aquel que quiera publicar un trabajo se enfrenta al riesgo plausible de sufrir tales abusos. Por desgracia es un tema muy complicado. No basta con registrar una obra y demandar al que haga un uso indebido. La protección efectiva que proporciona el copyright es baja. Su valor real es el poder disuasorio que tiene, sobre todo frente al hurto oportunista.  Poner el copyright significa decir a los parroquianos que estás dispuesto a pelear. Eso suele ser suficiente, pero no garantiza nada. Siempre puede aparecer uno más fuerte que tú que te parta la cara, que te sepulte en papeles y gastos judiciales. U otros que se sitúen fuera de tu alcance, usando el largo brazo de internet para robar con total descaro e impunidad. 

Sin embargo, internet no sirve solo para robar.  Al igual que el pirata puede usar la red para atacar, yo la uso para defenderme. Existen empresas de registro que operan on line y me permiten proteger las obras con un trámite mínimo, casi instantáneo. Los precios son muy competitivos, tanto que ya no hace falta juntar un álbum de fotos, puedo registrarlas una a una según las necesite. Me puedo permitir incluso proteger borradores para prevenir robos por filtración durante el proceso creativo. Agilidad, inmediatez y buen precio. 

El otro frente de batalla es la reputación. Para vender algo en internet la reputación es crucial. De ahí que las empresas intermediarias de productos artísticos (láminas, ilustraciones estampadas en objetos, e-books…) sean muy receptivas a la denuncia por atribución indebida de la propiedad intelectual.

Al fin, es como en todos los campos; hay que conocer bien el terreno que se pisa. Y si no se conoce, buscar a alguien competente que te asesore. Y estar dispuesto a pelear. Siempre.

 

 

Jorge del Oro Aragunde

Escritor

La infracción indirecta de la propiedad intelectual en España y en Estados Unidos

Para analizar lo que es una infracción indirecta de la propiedad intelectual, es interesante empezar identificando y definiendo lo que es una red P2P.

 Podemos decir que es una red informática compartida por usuarios conectados unos con otros sin que exista un servidor fijo ni clientes; redes a través de las cuales los usuarios pueden compartir diversa información.

Una vez hecha la aclaración precedente, debemos remontarnos al año 1999 que fue cuando tuvo lugar la aparición en Estados Unidos de una red P2P denominada Napster que alcanzó grandes niveles de popularidad; y a través de la cual los usuarios se intercambiaban archivos de música en formato MP3. 

Napster funcionaba como un buscador de internet, ya que no contenía los archivos musicales, sino que indicaba al usuario dónde encontrar la canción o al cantante que estaba buscando, para poder descargarlo directamente en su ordenador, y todo de forma gratuita; sin tener, por tanto, intervención alguna en el intercambio de archivos, los cuales se realizaban directamente entre los usuarios a través de herramientas tecnológicas. 

Varias compañías discográficas demandaron a Napster por contribuir a la indirecta violación de los derechos de autor; ganando el caso aquéllas, y siendo ratificada tal decisión en una ulterior instancia, por considerar que se estaba produciendo una vulneración de los derechos de autor sin ningún tipo de control; y obligando a Napster a prevenir el intercambio en su red de archivos sonoros que estuviesen protegidos por derechos de autor; lo que conllevó al cierre de Napster para poder, con la venta de sus activos, pagar el acuerdo alcanzado con las compañías discográficas.

En España, aludiendo a la doctrina de la infracción indirecta de la propiedad intelectual derivada del caso Napster de Estados Unidos; se presentó una demanda por varias compañías discográficas contra el creador de varios softwares de intercambio de archivos por infracción de la propiedad intelectual y competencia desleal. En la citada demanda se solicitaba el cese por los demandados en tal actividad y una indemnización por los daños y perjuicios causados.

El resultado en nuestro país fue totalmente dispar al de Estados Unidos, ya que si bien la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de marzo de 2014, empieza señalando que, si bien es cierto que los intercambios de archivos entre usuarios amparados por derechos de propiedad intelectual constituyen una infracción de derechos; no es menos cierto que la actuación de los demandados no se ajustaba a esa conducta descrita.

Tras un examen exhaustivo de una posible responsabilidad de los demandados por la vía de la infracción indirecta, se afirma que resulta complicado encontrar un soporte jurídico sólido en nuestra normativa para aceptar la doctrina de la infracción indirecta; ya que considera la citada Sentencia, que los creadores de software de intercambio de archivos carecen de cualquier posibilidad de control sobre el empleo concreto que dan los usuarios a la herramienta informática puesto que éstos no precisan de intermediación técnica alguna por parte de aquellos para operar.

Por tanto, la resolución concluye eximiendo de responsabilidad a los creadores de redes P2P, siendo responsables en su caso, los usuarios que son quienes en realidad comparten los archivos musicales en dichas redes; no pudiéndose considerar infracción de la propiedad intelectual enlazar obras protegidas.

Como matización de lo dicho, indicar que la Ley de Propiedad Intelectual de noviembre de 2014 introduce explícitamente la responsabilidad indirecta para el inductor, cooperador necesario o receptador; por lo que aún es una incógnita que sucederá a partir de la misma.

 

Anuncia Louzao Pérez

Abogada

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

 

 

 

El procedimiento de obtención de patentes en el Reino Unido

Obtención de patentes en el Reino Unido (RU) – Proceso largo y costoso ya que se recomienda la instrucción de un abogado especialista para preparar la solicitud y llevar a cabo los pasos.

  1. Idea nueva y no publicada anteriormente – por lo que se debe de hacer una investigación inicial (internet, base de datos de patentes publicadas, catálogos y folletos comerciales). Se recomienda instruir a un abogado o especialista para llevarla a cabo.

 

  1. Confidencialidad – se recomienda preparar acuerdos de confidencialidad si se va a hablar sobre la patente antes de su solicitud.

 

  1. Presentar Formulario 1: ‘Request for grant of a patent’ junto con la solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI). La solicitud incluirá:
  • Una descripción: como funciona y como se puede realizar
  • Dibujos para ilustrarla
  • Afirmaciones que definen la invención
  • Un resumen de los aspectos técnicos

LA OPI responderá con un número de solicitud y confirmando la fecha de solicitud.

  1. Solicitudes en otros países – La patente del RU solo da protección en ese territorio. Si se presenta la solicitud en otros países dentro de los siguientes 12 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud en el RU, se puede solicitar que esas solicitudes tengan esa misma fecha de prioridad.

 

  1. Búsqueda – Se presenta formulario 9A en la OPI con pago de la tasa solicitando una búsqueda detallada (normalmente dentro de los 12 meses tras la presentación de la solicitud). OPI hará un examen preliminar para asegurarse que la solicitud cumple los requisitos formales. Un informe de búsqueda se enviará dentro de los 6 meses tras presentar este formulario.

 

  1. Primera publicación: Verificados que se cumplen los requisitos formales, OPI publicará la solicitud tras 18 meses de la solicitud.
  1. Privacidad: El intercambio de correspondencia será público una vez que la solicitud se ha publicado. Se puede dar una dirección distinta a la del domicilio o un apartado de correos para este intercambio y asegurar la privacidad.

 

  1. Examen de fondo: Se presenta Formulario 10 en OPI, con pago de tasa, solicitando un examen de fondo, dentro de los seis meses tras la publicación. La OPI informará si algo necesita modificarse.

 

  1. Concesión de la patente: Si se cumplen todos los requisitos de la Ley de Patentes 1977, se concederá la patente, se publicará la solicitud en formato final y enviará un certificado.

 

  1. Renovación anual con el pago de la tasa apropiada (max 20 años). La cantidad aumenta cada año.

Tasas principales                     Online                Por correo

Solicitud                                      £20                        £30

Búsqueda                                    £130                     £150

Examen de fondo                        £80                       £100

Total                                            £230                     £280                    

 

 

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Gatwick Office
The Beehive
City Place
Gatwick
West Sussex
RH6 0PA
01293 804697

Brighton Office
Century House
15-19 Dyke Road
Brighton
East Sussex
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01273 775533

Lewes Office
3 Bell Lane 
Lewes
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BN7 1JU
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Eastbourne Office
20 Gildredge Road
Eastbourne
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01323 730543

Pulborough Office
62 Lower Street
Pulborough
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01798 875358

East Grinstead Office
The Studio
43-45 Cantelupe Road
East Grinstead
West Sussex
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Seaford Office
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1 Warwick Road
Seaford
East Sussex
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01323 891412

Forest Row Office
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Forest Row
East Sussex
RH18 5AB
01342 822112

Storrington Office
Mulberry house
8 The Square
Storrington 
West Sussex
RH20 4DJ
01903 743201

 

 

Patentes farmacéuticas, ¿el lado oscuro de la ciencia?

Hoy en día son muchas las voces que proclaman que la salud debe ser universal, pública y gratuita. Y ciertamente así lo recoge la OMS, definiendo que se entiende que hay cobertura sanitaria universal cuando toda la población dispone

de los servicios de salud que necesita sin que el pago de esos servicios le cause dificultades económicas. Deben estar cubiertos todos los servicios sanitarios esenciales, con una dispensación de calidad, incluidos la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Según lo publicado por la OMS, todo ciudadano deber tener derecho a recibir una medicación de calidad y gratuita (o con el menor precio posible) sea cual sea su dolencia. Pero la realidad es bien distinta; no se debe a que los farmacéuticos seamos personas malignas y oscuras, que nos movemos exclusivamente con fines económicos y que nuestro principal objetivo sea conseguir que nuestras patentes duren lo máximo posible y enriquecernos sin fin, sino por un motivo bien distinto. Detrás de cada patente suele haber aproximadamente unos 20 años de trabajo y esto requiere esfuerzo, tanto personal como económico.

La patente forma parte de la propiedad industrial y por lo tanto de la propiedad intelectual. El proceso mediante el cual un laboratorio farmacéutico obtiene la patente de un medicamento suele ser largo y costoso. La inversión que se realiza en I+D+I es cada vez mayor y son muchas las investigaciones que se quedan en las libretas de laboratorio; eso sin entrar en debates políticos sobre la financiación y los recortes que se han producido en el terreno de la investigación en nuestro país…pero sí, es un proceso muy caro y por lo tanto si queremos que la industria privada siga investigando y sea el motor que consiga desarrollar esos fármacos que todos los días pensamos que ojalá se descubran pronto, seguirá siendo necesario que las patentes se alarguen por lo menos los años necesarios para recuperar la inversión realizada y poder seguir desarrollando nuevos proyectos. Otro tema cercano a este concepto, pero bien distinto, es el uso abusivo de estas patentes, de manera que igual que ocurre con las autopistas y los peajes, una vez que ya ha sido más que recuperada la inversión en su desarrollo, el laboratorio farmacéutico no debe seguir lucrándose mediante modificaciones estructurales farmacocinéticas simples que no ofrecen prácticamente beneficios a la salud pero que les permiten volver a iniciar el periodo de exclusividad y no permitan que salgan a la luz los llamados fármacos genéricos, los cuales son iguales a los anteriores en lo que concierne a la bioequivalencia, lo que nos asegura que el fármaco genérico es equivalente en calidad, seguridad y eficacia con el fármaco patentado y que permiten al ciudadano y al Sistema Nacional de Salud optimizar los costes en relación a los tratamientos.

Debe existir un equilibrio. Un equilibrio entre los intereses privados y los públicos. Es necesario apostar firmemente por la investigación y creación de nuevas patentes en nuestras Universidades y Centros de Investigación, ya que no sólo los laboratorios privados pueden llegar a conseguir estos medicamentos. Un caso especial en el que considero que se pone este hecho de especial relevancia es el caso de los “medicamentos huérfanos”. Estos son aquellos medicamentos destinados a tratar enfermedades raras o enfermedades que no tienen la prevalencia necesaria para que sean atractivos para la industria farmacéutica, ya que normalmente, nunca se llega a recuperar el capital invertido en su investigación y por lo tanto no son rentables en términos económicos. Es aquí cuando el proceso de patente de un medicamento está condicionando claramente la calidad de vida de las personas, y es aquí cuando es más necesario un sistema de sanidad público, de calidad y gratuito.

 

Dra. Marta Mosquera Parrado

Farmacéutica especialista en análisis clínicos

INTRODUCTION TO MACAU AND ITS INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM

Macau is one of two Special Administrative Regions of the People's Republic of China, the other being Hong Kong. Until 1999 it was a territory under the administration of Portugal when it was handed over back to China.

Macau possesses comprehensive laws which ensure the protection of intellectual property mainly, in two legal acts: The Industrial Property Code and the Copyright and related rights Code.

Protection derives also from international treaties in force in Macau such as:

  • Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; 
  • Geneva Universal Copyright Convention;
  • Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Union);
  • Nice Agreement (International Classification of Goods and Services);
  • The Agreement on Industrial Property Rights in Relation to Trade (TRIPS).

Protection in Macau is obtained after successful registration of a filing, made by a Macau Resident or Company or by an attorney, with our local Registrar (i.e., the Economic Services).

Intellectual property rights such as Trademarks, Topography maps of semi-conductor products, Patents, Industrial Models & Designs, Names and Logos of Business Establishment, Origin and Geographical Indications and Awards are regulated in detail since 1999.

 

Trademarks

Macau allows the registration of signs or of a group of signs able to differentiate a company's goods or services provided that they can be represented graphically, namely Product trademarks, Service trademarks, Association trademarks, Certification trademarks, Three-dimensional trademark, Sound trademark, Motion Trademark, Combination Color Trademark, Trade Dress. Smell, taste and touch cannot be registered as they cannot be graphically represented.

Registration is taking 9 months from receipt of application and protection is granted for renewable periods of 7 years, from the date in which they were granted.

Patents

Any inventions, in any area of technology, pertaining to products or processes for obtaining products, substances or compositions, even if they involve a product composed of biological matter or that contains biological matter or a process that permits the production, processing or use of biological matter, are patentable provided that such inventions are novel, involve an inventive step (if, for a person skilled in the art, the result is not obvious from the prior art), are industrially applicable (if its subject matter can be manufactured or used in any type of industrial or commercial activity) and do not belong to any of the categories of excluded subject matter.

Macau acknowledges both invention and utility patents.

The applicant or holder of a patent in the People’s Republic of China may request the extension of the application or of the patent to Macau, within 3 months after an application was made or a patent was granted in the People’s Republic of China.

Registration of an invention patent is taking 3 years from receipt of application and 2 years for an utility patent provided that there are no deficiencies in the application and no objections are raised.

Invention patents (or extended invention patents) are protected for 20 years, from date of application (or the date of application in China) and utility patents for 6 years (plus 4 year extensions).

Industrial Models and Designs

This IPR provides protection to industrial models or design that aim to improve the form of an object (i.e., geometrically, aesthetically or ornamentally) in order to make an object more attractive to customers. Industrial models aim to increase the effectiveness of using the products, whilst industrial designs improve their appearance.

Registration is taking 12 months from receipt of application, provided that there are no deficiencies in the application and no objections are raised by, and protection is granted for renewable periods of 5 years, from the date in which they were granted, up to a limit of 25 years.

 


 
Bruno Nunes盧偉樂  

 BN Lawyers 

STUDIO LEGALE TOSATO

LA PATENTE ITALIANA

La normativa italiana en materia de patentes se encuentra recogida en el Codice della Proprietà Industriale aprobado con D. Lgs. del 10 de febrero de 2005.

La instancia de solicitud de la patente italiana puede presentarse en cualquier Cámara de Comercio, o bien se puede enviar por correo o online a través de un portal dedicado del Ministerio del Desarrollo Económico. 

La instancia debe respetar unos requisitos formales (título, resumen, descripción, dibujos y una explicación clara de la patente, de sus posibles aplicaciones y reivindicaciones) y sustanciales (clase y eventuales solicitudes de prioridad).

El procedimiento de concesión dura aproximadamente entre 24 y 36 meses y se concluye con la emisión de un certificado que acredita la concesión. Tras un examen preliminar de los requisitos esenciales de la solicitud y del requisito de la novedad (realizado con la colaboración del EPO), la solicitud se publica generalmente a los 18 meses de su presentación. A partir de este momento, produce efectos frente a terceros, pudiéndose incluso ejercitar acciones civiles o cautelares para su protección.

El coste de la solicitud depende de varios factores como su extensión y el número de reivindicaciones pero estaría comprendido entre 2.000/2.700 euros. Además de la tasa que se paga en el momento de la solicitud de la patente, el titular está obligado a pagar una tasa de mantenimiento anual a partir del 5° año.

La patente italiana tiene una duración de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud pero, en algunos casos, cabe la posibilidad de prolongar su duración. Por otra parte, está sujeta a la obligación de uso y licencia obligatoria: si no se utiliza o se hace de forma insuficiente, la patente puede ser objeto de licencia obligatoria por parte de un tercero.

Es interesante destacar la existencia de programas nacionales dirigidos a pequeñas y medianas empresas destinados a agilizar y favorecer el desarrollo y registro de nuevas patentes y potenciar el valor patrimonial de las mismas en el seno de la empresa (Programas Brevetti+ e Brevetti+2).

            Para completar esta breve reseña del panorama italiano en materia de patentes, hay que mencionar la reciente adhesión de Italia al proyecto de la patente unitaria europea.

Patente Italiana

ESPAÑA Y LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Todos aquellos que se mueven en el ámbito de la protección de la propiedad industrial conocen bien la importancia de proteger su invención adecuadamente. Y adecuadamente supone protegerla en todos aquellos mercados en que o bien quiera actuar o bien no quiera ser objeto de competencia a costa de su esfuerzo.

Pero esto supone, además de un importante gasto económico que ha de desembolsarse precisamente mucho antes de que la invención a proteger pueda generar rendimiento económico, embarcarse en una importante carga burocrática en todos los países en que se quiera patentar, de cara a la obtención de protección en cada uno de ellos.

En este marco, la patente europea con efecto unitario podría ser una ventaja significativa para reducir el coste – de todo tipo – en la protección de la invención, obteniendo dicha protección en todos los países de la UE con una solicitud única, ya que inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente, se obtiene protección uniforme en todos los estados participantes.

Y he aquí el quid de la cuestión. Hemos de apostillar la referencia a estados con el calificativo participantes, el cual no puede ser reemplazado por estados miembros.  Y ello porque en el ya lejano día 5 de julio de 2000, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria con vistas a la creación de una patente unitaria que proporcionara una protección uniforme en toda la Unión. El 30 de junio de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea (denominado en lo sucesivo “la propuesta de Reglamento relativo a las disposiciones sobre traducción”) que establecía el régimen de traducción aplicable a la patente de la Unión Europea.

En la sesión del Consejo de 10 de noviembre de 2010, se constató que no existía unanimidad para seguir adelante con la propuesta de Reglamento relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la UE, por la oposición obstaculizadora (según expresión utilizada por algunos Estados) de Italia y España. Finalmente el 10 de diciembre de 2010, se confirmó que existían dificultades insuperables que impedían en ese momento y en un futuro próximo la unanimidad. Puesto que un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento relativo a las disposiciones sobre traducción es necesario para llegar a un acuerdo definitivo sobre la protección mediante patente unitaria en la Unión, se consideró que el objetivo de crear una protección mediante patente unitaria para la Unión no podría lograrse en un plazo razonable toda vez que durante na da menos que diez años se estuvo negociando por el régimen lingüístico sin lograr avances.

Pues bien, en estas circunstancias, doce Estados miembros, a saber: Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, dirigieron a la Comisión, en diciembre de 2010, solicitudes en las que manifestaban su deseo de establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria sobre la base de las propuestas existentes, respaldadas por estos Estados miembros durante las negociaciones, y en las que invitaban a la Comisión a presentar una propuesta al Consejo a tal efecto. Las solicitudes fueron confirmadas en la sesión de Competitividad del Consejo de 10 de diciembre de 2010. Entretanto, otros trece Estados miembros más, a saber, Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Chipre, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía y Eslovaquia escribieron a la Comisión indicando que también deseaban participar en la cooperación reforzada prevista. En total, 25 Estados miembros solicitaron cooperación reforzada.

Aunque en un principio España estaba dentro del sistema de patente con efecto unitario, junto con Italia se autoexcluyó por la discrepancia con el régimen lingüístico y no precisamente porque existiese una divergencia sustancial respecto de la protección de las invenciones. El régimen lingüístico consiste básicamente en que aun cuando puede presentarse la solicitud en cualquier idioma, necesariamente ha de acompañarse traducción a alguno de los oficiales de la OEP (alemán, francés e inglés), entre los que no está el español.

El camino para alcanzar una patente europea con efecto unitario se inició hace décadas, cuando los países miembros de la unión eran sólo ocho, camino que parecía iba a llegar a su fin recién estrenado el S. XXI con la adopción por la Comisión de una propuesta de Reglamento en el año 2.000, pero que finalmente se demoró hasta el año 2012 cuando se aprobaron dos reglamentos que han fijado definitivamente el marco: el EU 1257/2012 por el que se establece una protección unitaria mediante patente y el EU 1260/2012 relativo a las disposiciones sobre traducción. A estos reglamentos hay que añadir el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, firmado por todos los estados miembros de la UE a excepción de España y Polonia, el cual aún debe alcanzar trece ratificaciones para entrar en vigor y debiendo estar en entre ellas las de Reino Unido, Francia y Alemania. Estas tres normas constituyen lo que se ha denominado “paquete de la patente unitaria”.

Estos reglamentos, por haber sido aprobados acudiendo al procedimiento de cooperación reforzada, no son derecho directamente aplicable en los estados miembros. El mecanismo de la cooperación reforzada, introducido por el Tratado de Lisboa, permite que una determinada regulación sólo tenga efectos en algunos Estados, aquéllos que se adhieran. Rige por tanto el mismo sistema que en los tratados internacionales multilaterales, que exigen la expresa adhesión o suscripción por parte de los estados.

El recurso interpuesto por España frente a la decisión de acudir al procedimiento de cooperación reforzada fue desestimado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de abril de 2013, tramitado conjuntamente con el de Italia, corriendo ambos igual destino. Asimismo fueron desestimados los recursos interpuestos por España contra los reglamentos 1257/2012 y 1260/2012., de modo que con ello el panorama de la patente europea con efecto unitario se despeja.

Pero sin embargo, hace unos meses el camino de ambos países disidentes se ha separado. Y así como Italia el pasado 30 de septiembre de 2015 claudicó y se sumó a la patente unitaria convirtiéndose en el Estado miembro número 28, España continúa fuera.

La decisión de las autoridades españolas, que puede ser trascendente para un pilar estratégico como el I+D+i, es muy discutible teniendo en cuenta que el motivo de oposición es el régimen lingüístico, régimen que coincide sustancialmente con el previsto en el Convenio de Patente Europea hecho en Múnich en 1973, que está vigente en España desde 1986.

Parece contradictorio oponerse a un régimen lingüístico que es prácticamente idéntico a otro que está vigente y con el que las invenciones españolas se han venido registrando dentro del Convenio de Múnich y que se conoce perfectamente por los operadores jurídicos, económicos y de la investigación.

En el recurso contra el Reglamento 1260/2012 España alegó que “este régimen lingüístico crea una desigualdad de trato entre, por una parte, los ciudadanos y empresas de la Unión que dispongan de medios para comprender, con un determinado grado de pericia, documentos redactados en esas lenguas y, por otra, aquellos que no dispongan de esos medios y deban efectuar las traducciones a su costa.” Traducido a román paladino, España alegó que como en nuestro país no sabemos idiomas (se refiere a los españoles cuando dice “aquellos que no dispongan de esos medios y deban efectuar traducciones”), este reglamento nos perjudica porque tendríamos que pagar traductores, mientras que en los demás Estados, como saben varios idiomas, no tendrían que pagar traducciones (serían los ciudadanos y empresas que “dispongan de medios para comprender”). Porque lo cierto es que en casi cualquier país de la UE, a mayores del idioma nacional, se domina al menos uno de los tres idiomas oficiales de la OEP.

Pero ese argumento tampoco se sostiene, porque en la postura mantenida por España, un búlgaro podría presentar la solicitud en su idioma, lo mismo que el húngaro, el checo, el sueco, el austríaco o el letón, de modo que si hay ciudadanos y empresas (españolas) que no comprenden alguno de aquellos tres idiomas (inglés, francés o alemán), ¿por qué iban a comprender alguno de estos últimos? ¿Dispondrían de medios más económicos para efectuar traducciones a estos últimos idiomas?

Es cierto que la española es una lengua hablada por millones de personas en el planeta, de hecho dependiendo del criterio que se utilice, puede considerarse bien la segunda bien la tercera lengua más hablada del planeta, tras el chino mandarín y en lid con el inglés. Pero ¿es suficiente razón esta realidad para que no nos subamos al tren de la patente europea con efecto unitario cuando está vigente un régimen lingüístico casi idéntico desde 1986?

Entendemos que el argumento mantenido por España no es de suficiente entidad si lo contraponemos con las consecuencias que podrían derivarse de ese enroque. España debería unirse a este sistema, y una vez dentro, si así se considerase, intentar introducir las modificaciones en el régimen lingüístico que se estimasen convenientes o en otros aspectos regulados en el “paquete de la patente unitaria” susceptibles de ser mejorados, que desde luego los hay.

En todo caso, el hecho de que España no se haya adherido a este sistema no significa que los nacionales españoles no puedan ser titulares de la patente europea con efecto unitario.

Con ello, actualmente los nacionales españoles podrán servirse del sistema nacional, del previsto en el Convenio de Múnich de 1973, del regulado en el “paquete de la patente unitaria”, del contenido en el Convenio de París de 1883 o del establecido por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970.

 

Cristina Pedrosa Leis

Abogada

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

 

Las reivindicaciones como límite de la protección dispensada por la patente

El derecho de patente se configura como derecho negativo o de prohibición, para impedir a los terceros el uso de la invención técnica amparada por la patente.

Ello supone que la característica del derecho de patente es que constituye un derecho de exclusiva, auténtico monopolio legal que permite una especial posición en el mercado, pero ha de señalarse que pese a ello no pueden considerarse derechos ilimitados. Como monopolio legal, la patente en cuestión habrá de interpretarse de forma restrictiva, por constituir una excepción a la libertad de empresa que consagra el artículo 38 de la Constitución.

Y en esa interpretación es crucial el contenido de las reivindicaciones que se expresan cuando se inicia la tramitación de obtención de la patente, de modo que podemos afirmar que según como se expresen las reivindicaciones, la protección que dispense la patente tendrá un mayor o menor alcance, con las consecuencias económicas inherentes a esa mayor o menor protección. Por ello contar con los asesoramientos técnico y jurídico especializados es crucial en esta fase.

El ámbito de protección de la patente difiere según se trate de una patente de producto, de procedimiento o de uso. Así la patente de producto da derecho a su titular a impedir la explotación industrial bajo cualquier forma del objeto que constituye la patente, así como su introducción en el comercio. Por su parte, la patente de procedimiento su eficacia se limita a la explotación del procedimiento, si bien también se extiende al producto directamente obtenido del procedimiento patentado. Por último, la patente de uso confiere el derecho de prohibir la utilización del objeto de la patente para el fin reivindicado por dicha patente.

El Derecho de patentes no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, sino que la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos (artículo 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículo 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre 1986, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes).

Esta publicidad tiene como finalidad básica que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección. De manera que si no quieren pagar al inventor la regalía que éste solicita por una licencia o el inventor no desea licenciar la patente, puedan producir y comercializar sus propios productos sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público, puesto que el derecho de exclusiva que supone la patente no puede suponer una restricción absoluta de la competencia en ese sector del mercado.

Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier comparación entre la invención reivindicada y la realización controvertida para resolver si existe infracción de aquélla sino que ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre ambas, de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla.

Como se ha dicho, el objeto protegido por la patente, está definido por las reivindicaciones, a las que se refiere el artículo 26 de la Ley de Patentes, que establece que son las que definen el objeto para el que se solicita protección; deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Se trata, por tanto, de las declaraciones por las que el inventor determina cuales son los elementos nuevos que integran el invento ideado por él. La determinación de qué es objeto de la patente es fundamental para decidir si se ha producido la infracción de la misma, por cuanto que la extensión de la protección conferida por la patente también se determina por el contenido de las reivindicaciones (artículo 60.1 de la Ley de Patentes), interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos.

Invenciones

Dada la práctica identidad entre el artículo 60.1 de la Ley de Patentes y el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, resulta de necesaria observancia como guía de interpretación lo dispuesto en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio de Patente Europea (CPE).

El artículo 69.1 del CPE, en su redacción vigente, dice: "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.".

Por su parte, el Protocolo de Interpretación del artículo 69 del CPE señala que "El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros."

Pues bien, del Protocolo de Interpretación del artículo 69 CPE, aplicable para la interpretación del artículo 60.1 de la Ley de Patentes, cabe extraer las siguientes reglas:

1ª) no debe efectuarse una interpretación literal y estricta del texto de las reivindicaciones;

2ª) las reivindicaciones deben siempre interpretarse teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, sin que estos sólo sirvan para disipar dudas o ambigüedades;

3ª) las reivindicaciones no son meras líneas directrices, de modo que la protección no se extenderá a lo que un experto en la materia deduzca que el titular ha querido proteger; y

4ª) la interpretación de las reivindicaciones debe buscar un punto de equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.

La redacción de las reivindicaciones y de la descripción así como la configuración del dibujo son esenciales y determinarán una mayor o menor protección y con ello un mayor o menor retorno económico para el titular de la patente, por lo que es fundamental contar desde el principio con el asesoramiento adecuado.

 

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

La protección de maquetas y proyectos

La protección de maquetas y planos por la Ley de Propiedad Intelectual tiene especial relevancia en sectores económicos tan importantes como el automovilístico, el de construcción naval o el arquitectónico, quedando fuera de la protección de la citada ley las creaciones protegibles como diseño industrial, que tienen una normativa específica.

 

maqueta coche

 

La obra susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual es la obra original, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley, protección se dispensa por el solo hecho de la creación, sin que resulte precisa la inscripción en ningún registro.

La exigencia de la originalidad de la obra ha sido subrayada por la doctrina y por la jurisprudencia, que destacan la importancia de que la obra tenga " altura creativa ", que aporte algo distinto, como primer requisito para ser susceptible de protección. La propia mención al título de la obra y al hecho de que éste, para ser protegido, tenga que ser " original ", refuerza esta afirmación. En la enumeración, de carácter abierto, contenida en el apartado primero del precepto, se incluyen expresamente "los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería".

Para medir la altura creativa de una obra podrá acudirse a una variedad de medios, en función de cada caso concreto, pero en la práctica suelen ser más decisivas las pruebas periciales.

En la doctrina suele afirmarse que existen dos criterios para medir la originalidad de la obra: a) originalidad subjetiva (que considera que la obra es original si no se ha copiado de otra ajena, entendiéndose que la obra es reflejo de la personalidad de su autor, de su aportación creativa, de manera que para acreditar su existencia habrá que probar que el autor no ha copiado); y b) originalidad objetiva  (que entiende que la obra es original si es nueva, no existente previamente porque el autor ha incorporado un elemento que la individualiza, que la hace diferente del conjunto de lo ya existente; habrá que probar entonces que lo creado es distinto de las obras preexistentes, concepto que aproxima el método de análisis con el usado para apreciar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad).

La jurisprudencia se ha enfrentado a la cuestión en numerosas ocasiones, en especial en relación con aquellos casos en los que la diferencia del grado de originalidad hace a la obra objeto de una protección de diferente intensidad, como sucede en relación con la protección dispensada a la obra fotográfica. El concepto de originalidad ha de ponerse en relación con la concreta clase de obra ante la que se esté, al punto que también se reconoce en ciertas obras derivadas o de pequeña entidad.

Dentro del objeto de este artículo, en ocasiones se diferencia entre modelos y proyectos; donde los primeros ni siquiera tendrían que estar construidos, mientras que los proyectos  se realizarían bajo el pedido concreto y son inherentes a la obra definitiva, llegándose incluso a negar el carácter de originalidad de estos últimos en determinados sectores, como el de la construcción naval.

Estas afirmaciones, tras el análisis de cierto número de sentencias, no podemos compartirlas, puesto que los proyectos de obras de ingeniería o de arquitectura pueden ser objeto de protección según el propio texto del artículo 10, apartado f) de la ley, como se ha visto, sin perjuicio de que en todos los casos deba comprobarse su altura creativa o su originalidad para que merezcan la consideración de obra protegida. Pero la cuestión no es tanto terminológica como relativa a la comprobación de si los modelos o proyectos de que se trate son o no creaciones originales.

En muchos casos, la parte que ha sido demandada por plagio comienza su defensa afirmando precisamente que los modelos o proyectos no son obras originales, y por tanto no susceptibles de protección, esgrimiendo una baja dificultad en su elaboración y una prácticamente nula individualización o distinguibilidad frente a otros bienes de la misma o similar naturaleza, así, por ejemplo, respecto de buques de similar destino y características.

Para determinar la originalidad, utilizando el ejemplo de proyecciones en 3D, en primer lugar es importante probar si para la confección de los diseños o presentaciones en 3D es preciso contar con algún soporte técnico específico, además, claro está, del empleo de la correspondiente herramienta informática, probándose en muchas ocasiones que resulta preciso conocer la planimetría de los objetos de que se trate. Respecto de las presentaciones en 3D se ha afirmado por alguna sentencia que no se aprecia diferencia en cuanto a la susceptibilidad de esta presentación para ser objeto de protección por la propiedad intelectual en la medida en que está basada en proyectos y planos que sí son objeto de protección, por lo que son subsumibles en la misma categoría de la norma.

El grado de originalidad ha de entenderse como novedad objetiva de la obra, es decir, que ésta suponga la creación de algo nuevo, que no existía con anterioridad y ello con una significación creativa suficiente, que entrañe una cierta originalidad aunque lo sea de relevancia mínima, es decir, que responda al menos a los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad, al margen de que el bien objeto del proyecto o maqueta deba responder como es lógico a especificaciones técnicas determinadas.

El argumento citado que se suele oponer por quien niega el plagio llevaría a excluir de la protección de la obra intelectual al entero proceso de construcción de muchos bienes, como buques o vehículos que parten de una planimetría, lo que resulta contrario a la realidad jurídica y económica de sectores económicos tan importantes. Sostener que los modelos o presentaciones no son originales porque todos los buques, vehículos, determinados edificios, etc., se parecen entre sí (un petrolero será siempre un petrolero, etc.) las consideramos contrarias a la lógica de las cosas y a la experiencia común. Entendemos que cada bien dentro de una clase o categoría general, puede aparecer individualizado en sus elementos y en sus características, tanto técnicas como puramente estéticas, por múltiples factores susceptibles de convertirla en una obra original.

Concluido que un plano o maqueta pueden ser protegidos como obras originales por la Ley de Propiedad Intelectual, para determinar la existencia de plagio habrá de estarse a las circunstancias de cada caso concreto, siendo admisibles todo tipo de pruebas para acreditar tal extremo, aunque si el plano o maqueta reviste cierta complejidad técnica, lo mejor es acreditar la existencia de plagio mediante un informe pericial.

 

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

La cuantificación del daño por infracción del derecho de patente

El derecho de patente, en lo que a este artículo importa, otorga a su titular una serie de acciones que puede ejercitar para el caso de que tal derecho sea infringido y contra el responsable de la infracción, según prevé el artículo 62 de la Ley de Patentes.

El ejercicio de estas acciones tiene dos límites previstos legalmente: 1) el titular de la patente no podrá ejercitar las acciones frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por persona que le haya indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados  y 2) las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse, y sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Dentro de ese abanico de acciones y pretensiones se encuentra la que se refiere a la solicitud de una indemnización de daños y perjuicios sufridos.

Esto genera dos problemas para el titular de la patente, pues habrá de probar no sólo la infracción de su derecho sino el daño efectivamente sufrido y proponer una indemnización para reparar ese daño, cuya cuantificación deberá estar cumplidamente fundada. Todo ello deberá acreditarse con al menos un informe pericial, el medio de prueba más idóneo según se extrae de la práctica judicial y forense.

Como decíamos, en primer lugar habrá que acreditar el daño. En materia de propiedad industrial, y concretamente en materia de patentes, en ocasiones se aplica el brocardo jurídico “res ipsa locuitor” y que implica que constatada la infracción del derecho ello por sí mismo evidencia la producción de un daño, sin que sea necesario probar la existencia del mismo. Pero ello no siempre es así, de hecho con carácter general el daño deberá acreditarse, de modo que cuando se entable una acción de este tipo lo recomendable es ir con prueba contundente que acredite la realidad del daño. Como abogado sería erróneo diseñar una estrategia pensando en que el juzgador de que se trate nos va a eximir seguro de probar el daño aplicando tal doctrina, y podría provocar la pérdida del caso por un defectuoso planteamiento inicial que sería irremediable en el transcurso del proceso, con los consiguientes perjuicios para el cliente. Por ello el asesoramiento especializado es tan importante.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2011: “Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007. La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero y 29 de septiembre de 2.003, pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina "ex re ipsa " en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones – SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004 -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005 EDJ 2005/83554 , en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.”

En la demanda habrán de precisarse con la mayor claridad posible todas las circunstancias que sustenten la indemnización que se pide, estando vetada la concreción de esos puntos tanto en la segunda instancia como en fase de ejecución de sentencia, ya que dicho trámite solo faculta para determinar la cuantía de la indemnización (no sus presupuestos) y siempre que ello comporte meras operaciones aritméticas.

Por ello en este punto en concreto, la comunicación entre el abogado y el cliente habrá de ser lo más diáfana posible, debiendo el abogado recabar del cliente todos los datos necesarios que puedan sustentar la pretensión indemnizatoria.

En segundo lugar, respecto a la cuantificación, la Ley de Patentes prevé, en su artículo 66, que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido el titular del derecho, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. Dentro de los perjuicios se incluye expresamente el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado. La cuantía indemnizatoria podrá incluir también los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Para calcular monetariamente esos valores que podrá comprender la indemnización, se tendrán en cuenta, a elección de quien reclama:

– las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

– la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Cuando el perjudicado escoja, para fijar la ganancia dejada de obtener, uno de los criterios mencionados en los dos párrafos anteriores , podrán incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el Juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial, entendiéndose que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Como muchos de los datos y circunstancias obrarán en documentos que estén en poder del propio infractor (contabilidad, contratos, facturas, etc.), el artículo 65 de la Ley de Patentes permite al titular de la patente exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios.

Al quantum indemnizatorio la Ley de Patentes pone un límite, y es que de la indemnización debida se deducirán las indemnizaciones que el titular de la patente haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

A modo de recapitulación, transcribimos parcialmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de fecha 10 de febrero de 2014, por contener un resumen jurisprudencial y por analizar el problema de la cuantificación en el caso concreto, poniendo de manifiesto determinada problemática práctica en materia probatoria:

1. Resumen de doctrina jurisprudencial

1) El art. 64 de la LP "no se refiere al daño, ni en su realidad -existencia-, ni en su cuantificación, sino a si es necesario o no culpa para apreciar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados… Lo que resulta de la norma es que en los supuestos del apartado 1 (entre ellos la importación) no se requiere culpa, en tanto en los del apartado 2 (entre ellos la comercialización) es preciso que concurra culpa o negligencia (o la advertencia de la explotación ilegal). La expresión "en todo caso" del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño… Por consiguiente, del art. 64.1 de la LP no cabe deducir una presunción de existencia del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños causados" (STS 31 de mayo de 2011). En el mismo sentido, la STS de 17 de julio de 2008.

2) En relación con la prueba de los daños y perjuicios es reiterado pronunciamiento jurisprudencial el que proclama "que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"). Tal doctrina se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas SSTS de 20 de julio de 2000; 15 de octubre de 2001; 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003 entre otras), pudiendo mencionarse en relación con patentes las SSTS de 5 de abril de 2000, 25 de octubre de 2002 y 17 de julio de 2008).

3) La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones ( SSTS 23 de febrero de 1999, 21 de noviembre de 2000, 10 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2004, 1 de junio de 2005 o más recientemente en la de 24 de octubre de 2012), ahora bien en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SSTS 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente (SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011). Así, por ejemplo, la precitada STS de 29 de septiembre de 2003 señala que "la jurisprudencia de esta Sala no ha acogido con carácter general la doctrina ex re ipsa en sede de propiedad industrial, requiriendo la prueba de los daños y perjuicios ", con cita de las SSTS de 23 de marzo de 1998, 20 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001). Lo que se reproduce en SSTS de 5 de abril de 2000 y 25 de octubre de 2002 sobre patentes.

No hay pues una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente (SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011).

4) No cabe aplicar los otros criterios del art. 66 LP cuando no han sido invocados por la actora, que limitó su pretensión indemnizatoria al supuesto del art. 66.2, letra a) LP. No cabría, por lo tanto, la aplicación de la regalía hipotética, que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, si no ha sido pedida en su momento procesal (STS de 31 de mayo de 2011).

5) En el supuesto en que la indemnización se postule "por las ganancias que hubiera obtenido el infractor o, hipotéticamente, el perjudicado, la liquidación exigirá una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos" (STS de 11 de julio de 2012).”

2. Aplicación de la doctrina al caso.

Pues bien, la parte actora en su legítimo derecho de defensa optó por el mecanismo indemnizatorio antes reseñado, consistente en los beneficios obtenidos por INTASA. A tales efectos se practicó una prueba pericial judicial por D. Demetrio, economista auditor de cuentas, con la finalidad de determinar los beneficios derivados de la venta de los tableros INTARFLOOR, que comercializaba la demandada, con lesión de la patente de la actora, el cual concluyó que "INTASA no ha obtenido beneficios económicos derivados de la venta y/o instalación de los mentados tableros infractores de la patente EGGER.

El referido dictamen condujo al juez a quo a la desestimación de la pretensión indemnizatoria postulada por la entidad actora, dado que "no existen beneficios que la demandada haya obtenido, que hayan quedado demostrados y que tengan su origen en la actuación considerada como infractora".

Centrado pues el debate en tal cuestión controvertida para su decisión hemos de tener en cuenta una serie de condicionantes fácticos, que pasaremos a exponer para cumplir el postulado constitucional de motivación (art. 120 CE):

El primero de ellos es que los paneles de madera con el sistema de ensamblaje infractor de la patente se comenzaron a comercializar a principios de 2009 -la sentencia apelada, no cuestionada en tal extremo, señala, al respecto, que no hay pruebas de que la fabricación del producto se remonte más atrás del mes de febrero de 2009- y dejaron de hacerlo sobre el mes de octubre de dicho año, sin perjuicio de que pudiera producirse alguna venta posterior de los productos existentes en poder de almacenistas, distribuidores o mayoristas, cuya obligación de retirar y destruir constituye pronunciamiento firme de la sentencia apelada.

En segundo lugar, los eventuales beneficios susceptibles de ser generados, por mor de la comercialización de un producto, son menores en los periodos iniciales de introducción en el mercado, hasta que se obtiene la cuota correspondiente en el mismo, como resulta de máximas de experiencia conocidas, utilizadas por el juez a quo como argumento valorativo lógico que, por ende, no merece reproche en la alzada.

Una tercera consideración a tener en cuenta es que la demandada adquirió un acuerdo de licencia de derechos de patente de sendas sociedades del mismos grupo maderero: UNILIN BEHEER B.V., de nacionalidad holandesa, y FLOORING INDUSTRIES Ltd. Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, con fecha 1 de mayo de 2009 (y su adenda de 1 de octubre de 2009), y que, al amparo de tales patentes, produce paneles para ensamblaje sin cola. Como contraprestación a la adquisición de tal licencia, en el año 2009, se abonaron por INTASA 500.000 euros, como admitió a preguntas de la letrada de la demandante el perito judicial en el acto del juicio.

En cuarto lugar, a tenor del informe pericial, en el periodo que consideramos decisivo para la cuantificación del daño, es decir año 2009, los resultados de la explotación del tablero suelo litigioso serían negativos en la suma de 492.640 euros (Ver anexo III, f 145 de Tomo II).

En quinto lugar, como es obvio, y hemos ya indicado con la oportuna cita jurisprudencial, la liquidación del daño exige una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos.

(…)

Pues bien, fijadas tales premisas, el recurso se fundamenta en el análisis crítico del dictamen pericial, que lleva a la apelante a la conclusión de que se probaron unos beneficios como los postulados en su recurso.

Se critica la partida de servicios especiales como costo de producción, la cual está compuesta de 14 subcuentas: I+D, reparación y conservación, servicios profesionales (notarios, abogados, auditores y otros profesionales), comisiones extranjero, transportes y fletes, primas de seguros, relaciones públicas, suministros (consumo electricidad), material de oficina, servicios telefónicos, desplazamientos, gastos diversos, gastos consejo (importe no significativo) y licencias Flooring. El perito imputa al suelo laminado la suma de 2.130.620 euros en el periodo 2009 (f 139).

En primer término, no podemos aceptar el recurso de que no existan costes de transporte por la circunstancia de que los paneles litigiosos se transportasen con otro material de la demandada, cuando el propio perito ya discrimina el porcentaje que en los costes totales de producción corresponde al material litigioso, y el transporte es sin duda uno de ellos como imprescindible elemento de comercialización.

Los gastos de reparación y conservación son un coste indiscutible de una producción, que no se puede descartar para el cálculo de un beneficio.

En cuanto a los servicios profesionales valorados en 18300 euros, sí consideramos que deben ser descontados. El propio perito admitió que comprenderían los gastos de letrado para la solución de la presente reclamación en el periodo temporal calculado.

Igualmente debe ser descontado el pago de la licencia UNILIN-FLORING, que nada tiene que ver con la producción de los paneles infractores de la patente actora, siendo obvio, por lo tanto, que no es un costo susceptible de ser imputado como gasto a la entidad demandada infractora, que explotó un derecho de propiedad industrial ajeno y distinto a tal licencia.

El perito informó, en el acto del juicio, que lo abonado por tal concepto, en 2009, ascendió a la suma de 500.000 euros, que al no guardar ninguna relación con la patente vulnerada no se puede tener en cuenta.

Por lo que respecta a las comisiones extranjero, no las consideramos descontables como coste, al no existir prueba alguna de comercialización exterior de los tableros litigiosos.

(…)

En cuanto al I+D desconocemos totalmente su importe para poder ser deducido.

Las otras partidas impugnadas son costes repercutibles a la actora.

En consecuencia al resultado negativo de dicho ejercicio de 2009, correspondiente al suelo: 492.640 euros, habría que eliminar el coste de 500.000 euros de licencia patente suelo, así como el 9,5% de 18.300 euros de servicios profesionales y de 46.000 euros de comisiones exteriores, que supone un montante total de 6108,5 euros, ello arrojaría un beneficio de 13.468,5 euros, o sea 1122,37 euros mes, que por 9 meses de infracción suponen la suma de 10101,37 euros, por la que se estima la demanda en tal apartado.”

Por tanto, vemos como la indemnización derivada de la infracción del derecho de patente, a pesar de ser una cuestión prevista legalmente, plantea en la práctica dificultades probatorias tanto respecto de la acreditación del daño como de la cuantificación de la indemnización, adquiriendo una gran importancia la prueba pericial sobre tales extremos, que debiera ir acompañada de un relato fáctico claro y preciso de la demanda.

 

Adolfo Dieste Ferreirós

Abogado

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

La cláusula de cesión de licencia de patente en el contrato de compraventa de empresa.

Tablero de ajedrez

Juegan blancas y ganan en 14 movimientos. Karpov-Kasparov. Simultáneas, 08-11-1975, Leningrado

Toda negociación es un juego de estrategia, similar al ajedrez, en que las partes hacen sus movimientos previo análisis de la situación para tratar de sacar una ventaja.

La diferencia con el ajedrez es que mientras en éste se busca la derrota del rival, en la negociación se busca esa ventaja propia pero no derrotando a la otra parte (lo cual imposibiloitaría el acuerdo) sino en un escenario en que la otra parte también vea satisfechas sus pretensiones al menos hasta un grado de satisfacción que permita cerrar el acuerdo, acuerdo que nos dará esa ventaja que buscamos durante la negociación.

                  La negociación del contrato de compraventa de empresa no es distinta de otras en su dinámica, aunque sí puede ser mucho más compleja debido a su contenido, relevancia económica y trascendencia socio-laboral. Y en esas negociaciones suele aparecer la cláusula de cesión de intangibles, como la cesión de una licencia de patente de que sea titular el vendedor en favor del comprador.

                  Así, en este tipo de contratos es fecuente ver una cláusla como la siguiente: “El Comprador se subroga en los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos por medio de los cuales se conceden al Vendedor derechos de uso o explotación de auqellas patentes, modelos de utilidad, diseños, dibujos, marcas y nombres comerciales o solicitudes de los mismos que se encuentren afectas a las unidades de negocio transmitidas.”

                  En esta cláusla entrarían las licencias sobre patentes que hubiese concertado la parte vendedora con el titular de la patente de que se trate.

                  La citada cláusula implica una cesión contractual en un contrato de licencia de patente, es decir, una modificación subjetiva en la parte del licenciatario. Este tipo de modificaciones exigen el consentimiento del titular de la patente, tal y como dispone el artículo 75.3 de la Ley de Patentes cuando dice: “Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”.

                  Esta cláusula plantea, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes cuestiones esenciales:

                  1ª.- ¿Qué ocurre si la empresa titular de la patente no consiente la cesión?                   Desde un punto de vista lógico, si la empresa compradora (cesionaria) tuviese una mejor salud económica que la vendedora, ofrecería mayores garantías incluso que la empresa objeto de la compraventa (cedente) a la hora de abonar las cantidades pendientes en el contrato de licencia; por lo que la titular de la patente, a priori, no opondría mayores dificultades.

                  Pero supongamos que el contrato ha sido celebrado porque la titular de la patente confía en la forma de trabajar de su licenciataria, que es muy profesional, hay una buena relación con los directivos, nunca han tenido problemas, etc.

                  La cesión de contratos es un negocio a tres bandas que exige el consentimiento de todas las partes implicadas, especialmente el de la parte cedida. Este consentimiento es elemento determinante de la eficacia de la cesión. En consecuencia, sin consentimiento del cedido no hay cesión. La compraventa de empresa sería eficaz en todos sus términos excepto en la cesión de la licencia de la patente. Pero a esto hay que añadir un matiz: si el contrato de licencia de patente es un elemento esencial para la existencia de la vendedora como sociedad, la no cesión a la compradora por falta de consentimiento de la titular de la patente implicaría la nulidad de la venta por faltar un requisito esencial de validez como es el objeto, ello en virtud del artículo 1.261 Cc. Es decir, si la vendedora desarrolla su actividad dependiendo del contrato de licencia de patente, de modo que sin aquélla la sociedad no podría funcionar, la no cesión a la compradora de ese contrato implicaría una compraventa de empresa vacía de contenido, pues la sociedad no podría funcionar.

                    Si la titular de la patente consiente la cesión, como abogado y en el marco de esa negociación estratégica, aconsejaría que la vendedora continuase durante un tiempo, en concepto de garantía, como responsable subsidiaria o solidaria en caso de incumplimiento por parte de la compradora. Habría que introducir una cláusula en el contrato de cesión en este sentido.

                     Si fuese abogado de la empresa compradora aconsejaría lo siguiente: antes de celebrar la compraventa de empresa habría que obtener el consentimiento de la titular de la patente, y una vez obtenido éste celebrar la compraventa incluyendo la cláusula de la cesión, porque así sólo habría que notificar a la contratante cedida el acuerdo de cesión, puesto que su consentimiento es previo. En este caso el consentimiento funcionaría a modo de autorización. Si no obtenemos consentimiento previo de la parte cedida aconsejaría no celebrar la compraventa, puesto que se gastarían unos recursos valiosos para un contrato nulo, sería una decisión irracional. Este último consejo sería para el supuesto de que la licencia de patente fuese esencial para la operatividad de la sociedad cedente.

                  En caso contrario, habría que valorar la importancia económica de la licencia dentro de la empresa: si es muy importante se opta por la misma solución, si es poco importante, es posible que la compra compense a la cesionaria. En todo caso es una decisión del cliente.

                  2ª.- ¿Puede entenderse que esta cláusula expresa una condición suspensiva?                   Estamos diciendo que hasta que la titular de la patente no consienta no se perfecciona la transmisión de derechos y obligaciones derivadas de ese contrato. Por tanto, si aceptan se perfecciona, en caso contrario ¿se suspende? Pudiera ser ésta la voluntad de las partes, suspender la eficacia de la cesión de la licencia hasta obtener el consentimiento de las entidades cedidas. Pero como se ha avanzado antes, la manifestación de la voluntad de aquéllas entidades no opera como condición, sino como presupuesto de eficacia del negocio. Lo que ocurre es que la compradora y la vendedora no pueden revocar unilateralmente esa voluntad de ceder el contrato de licencia: esta cesión sólo será ineficaz por falta de consentimiento del cedido. La ineficacia definitiva vendrá si pasado un plazo prudencial y habiendo hecho todo lo posible las sociedades obligadas para obtener el consentimiento de las cedidas, éste no se hubiese finalmente manifestado.

                  Si la licencia de patente fuese constituida intuitu personae, esto operaría como excepción a la cesión del contrato, debiendo ser probado éste elemento por la parte que lo alegue. Si la licencia d epatente se pactó excluyéndose expresamente la cesión, ésta no puede celebrarse, salvo voluntad de las partes en contrario manifestada en la misma forma.

                  Como abogado, un importante consejo a dar a la parte cesionaria es que proporcione los contratos objeto de cesión para examinarlos en profundidad antes de adoptar ninguna decisión.

                  Lo que parecía una sencilla cláusula en un inmenso contrato, podría traer varios quebraderos de cabeza, incluyendo la frustración del fin negocial, si no se cuenta con el asesoramiento especializado.

 

Adolfo Dieste Ferreirós

Abogado

Rivas&Montero, Bufete de Abogados

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PATENTES EN LA UNIVERSIDAD: LA EXPERIENCIA LENTIMED

LENTIMED Medical Devices, S.L. es una empresa spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), de reciente creación (junio 2015), que nace como resultado de la transferencia de tecnología y resultados de investigación del grupo i+d Farma.

El producto clave de LENTIMED es un nuevo material adecuado para la fabricación de Lentes de Contacto Blandas (LCB), como plataforma para la liberación de compuestos de forma controlada y sostenida en el tiempo en la superficie ocular. Estas lentes de contacto terapéuticas resolverían el problema del bajo tiempo de permanencia en el ojo de medicamentos, administrados habitualmente en forma de colirios.

Los nuevos materiales de LENTIMED están constituidos por componentes comunes a otras lentes de contacto. La innovación sin embargo, está en la incorporación de otro componente (empleado hasta ahora en otras especialidades farmacéuticas) y además en el diseño del nuevo material per sé.

Todo ello, los nuevos materiales, las lentes de contacto y el procedimiento, están protegidos mediante patentes que han sido concedidas en las tres jurisdicciones más relevantes a nivel internacional: Europa (EPO), Estados Unidos (USPTO) y Japón (JP). Dichas patentes eran inicialmente propiedad de la USC y fueron licenciadas a LENTIMED para su explotación.

Y en éste último párrafo se condensa a día de hoy una de las fortalezas de LENTIMED; y es que de nada hubiera valido todo lo anterior, experiencia y excelencia investigadora para llegar a una tecnología disruptiva, etc, etc, si dichos resultados no hubieran estado adecuadamente protegidos. En este caso la diligencia de la oficina de transferencia de la USC, advirtiendo el valor y potencial del proyecto cuando éste estaba desarrollándose aún en el ámbito académico, y su acierto al trazar la estrategia de Propiedad Intelectual (PI) fueron claves.

La posesión de la patente asegura a LENTIMED una posición ventajosa, gracias a la cual se ha firmado ya una primera ampliación de capital y recibido demostraciones de interés de potenciales inversores.

Por supuesto ello no nos librará de validar nuestro producto, superar las etapas por venir, cada una con sus exigencias, y así hasta colocarlo finalmente en el mercado. Sin embargo sólo fundamentos sólidos permiten edificar sobre ellos con ciertas garantías. Los beneficios que obtenga LENTIMED influirán en su entorno más inmediato, aunque sea modestamente: creación de empleo, contratación de proveedores/ suministros, por ejemplo. Desde el punto de vista industrial también sería una empresa pionera en Galicia puesto que, a día de hoy, no hay aquí empresas comparables de este sector.

La reflexión, y colofón final, es que desde hace más de un siglo una parte de la Economía mundial también “entiende de patentes”. Por eso ya no podemos dejar que «Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó» [1]. Aunque sea cierto, entonces y ahora, que el filamento incandescente no ajusta su resplandor por motivos patrióticos, a Unamuno en su día se le escapó que la Economía que lo alimenta sí lo hace. [2]

 

Dña. Beatriz Noya Mariño

Gerente y administradora única – LENTIMED Medical Devices, S.L.

Referencias:

[1] Miguel de Unamuno, “Del sentimiento trágico de la vida” (capítulo 12)

[2] Luis Quevedo, periodista científico y productor; www.luisquevedo.org