La cuantificación del daño por infracción del derecho de patente

El derecho de patente, en lo que a este artículo importa, otorga a su titular una serie de acciones que puede ejercitar para el caso de que tal derecho sea infringido y contra el responsable de la infracción, según prevé el artículo 62 de la Ley de Patentes.

El ejercicio de estas acciones tiene dos límites previstos legalmente: 1) el titular de la patente no podrá ejercitar las acciones frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por persona que le haya indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados  y 2) las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse, y sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Dentro de ese abanico de acciones y pretensiones se encuentra la que se refiere a la solicitud de una indemnización de daños y perjuicios sufridos.

Esto genera dos problemas para el titular de la patente, pues habrá de probar no sólo la infracción de su derecho sino el daño efectivamente sufrido y proponer una indemnización para reparar ese daño, cuya cuantificación deberá estar cumplidamente fundada. Todo ello deberá acreditarse con al menos un informe pericial, el medio de prueba más idóneo según se extrae de la práctica judicial y forense.

Como decíamos, en primer lugar habrá que acreditar el daño. En materia de propiedad industrial, y concretamente en materia de patentes, en ocasiones se aplica el brocardo jurídico “res ipsa locuitor” y que implica que constatada la infracción del derecho ello por sí mismo evidencia la producción de un daño, sin que sea necesario probar la existencia del mismo. Pero ello no siempre es así, de hecho con carácter general el daño deberá acreditarse, de modo que cuando se entable una acción de este tipo lo recomendable es ir con prueba contundente que acredite la realidad del daño. Como abogado sería erróneo diseñar una estrategia pensando en que el juzgador de que se trate nos va a eximir seguro de probar el daño aplicando tal doctrina, y podría provocar la pérdida del caso por un defectuoso planteamiento inicial que sería irremediable en el transcurso del proceso, con los consiguientes perjuicios para el cliente. Por ello el asesoramiento especializado es tan importante.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2011: “Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007. La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero y 29 de septiembre de 2.003, pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina "ex re ipsa " en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones – SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004 -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005 EDJ 2005/83554 , en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.”

En la demanda habrán de precisarse con la mayor claridad posible todas las circunstancias que sustenten la indemnización que se pide, estando vetada la concreción de esos puntos tanto en la segunda instancia como en fase de ejecución de sentencia, ya que dicho trámite solo faculta para determinar la cuantía de la indemnización (no sus presupuestos) y siempre que ello comporte meras operaciones aritméticas.

Por ello en este punto en concreto, la comunicación entre el abogado y el cliente habrá de ser lo más diáfana posible, debiendo el abogado recabar del cliente todos los datos necesarios que puedan sustentar la pretensión indemnizatoria.

En segundo lugar, respecto a la cuantificación, la Ley de Patentes prevé, en su artículo 66, que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido el titular del derecho, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. Dentro de los perjuicios se incluye expresamente el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado. La cuantía indemnizatoria podrá incluir también los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Para calcular monetariamente esos valores que podrá comprender la indemnización, se tendrán en cuenta, a elección de quien reclama:

– las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

– la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Cuando el perjudicado escoja, para fijar la ganancia dejada de obtener, uno de los criterios mencionados en los dos párrafos anteriores , podrán incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el Juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial, entendiéndose que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

Como muchos de los datos y circunstancias obrarán en documentos que estén en poder del propio infractor (contabilidad, contratos, facturas, etc.), el artículo 65 de la Ley de Patentes permite al titular de la patente exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios.

Al quantum indemnizatorio la Ley de Patentes pone un límite, y es que de la indemnización debida se deducirán las indemnizaciones que el titular de la patente haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

A modo de recapitulación, transcribimos parcialmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de fecha 10 de febrero de 2014, por contener un resumen jurisprudencial y por analizar el problema de la cuantificación en el caso concreto, poniendo de manifiesto determinada problemática práctica en materia probatoria:

1. Resumen de doctrina jurisprudencial

1) El art. 64 de la LP "no se refiere al daño, ni en su realidad -existencia-, ni en su cuantificación, sino a si es necesario o no culpa para apreciar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados… Lo que resulta de la norma es que en los supuestos del apartado 1 (entre ellos la importación) no se requiere culpa, en tanto en los del apartado 2 (entre ellos la comercialización) es preciso que concurra culpa o negligencia (o la advertencia de la explotación ilegal). La expresión "en todo caso" del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño… Por consiguiente, del art. 64.1 de la LP no cabe deducir una presunción de existencia del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños causados" (STS 31 de mayo de 2011). En el mismo sentido, la STS de 17 de julio de 2008.

2) En relación con la prueba de los daños y perjuicios es reiterado pronunciamiento jurisprudencial el que proclama "que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"). Tal doctrina se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas SSTS de 20 de julio de 2000; 15 de octubre de 2001; 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003 entre otras), pudiendo mencionarse en relación con patentes las SSTS de 5 de abril de 2000, 25 de octubre de 2002 y 17 de julio de 2008).

3) La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones ( SSTS 23 de febrero de 1999, 21 de noviembre de 2000, 10 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2004, 1 de junio de 2005 o más recientemente en la de 24 de octubre de 2012), ahora bien en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SSTS 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente (SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011). Así, por ejemplo, la precitada STS de 29 de septiembre de 2003 señala que "la jurisprudencia de esta Sala no ha acogido con carácter general la doctrina ex re ipsa en sede de propiedad industrial, requiriendo la prueba de los daños y perjuicios ", con cita de las SSTS de 23 de marzo de 1998, 20 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001). Lo que se reproduce en SSTS de 5 de abril de 2000 y 25 de octubre de 2002 sobre patentes.

No hay pues una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente (SSTS de 17 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2011).

4) No cabe aplicar los otros criterios del art. 66 LP cuando no han sido invocados por la actora, que limitó su pretensión indemnizatoria al supuesto del art. 66.2, letra a) LP. No cabría, por lo tanto, la aplicación de la regalía hipotética, que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, si no ha sido pedida en su momento procesal (STS de 31 de mayo de 2011).

5) En el supuesto en que la indemnización se postule "por las ganancias que hubiera obtenido el infractor o, hipotéticamente, el perjudicado, la liquidación exigirá una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos" (STS de 11 de julio de 2012).”

2. Aplicación de la doctrina al caso.

Pues bien, la parte actora en su legítimo derecho de defensa optó por el mecanismo indemnizatorio antes reseñado, consistente en los beneficios obtenidos por INTASA. A tales efectos se practicó una prueba pericial judicial por D. Demetrio, economista auditor de cuentas, con la finalidad de determinar los beneficios derivados de la venta de los tableros INTARFLOOR, que comercializaba la demandada, con lesión de la patente de la actora, el cual concluyó que "INTASA no ha obtenido beneficios económicos derivados de la venta y/o instalación de los mentados tableros infractores de la patente EGGER.

El referido dictamen condujo al juez a quo a la desestimación de la pretensión indemnizatoria postulada por la entidad actora, dado que "no existen beneficios que la demandada haya obtenido, que hayan quedado demostrados y que tengan su origen en la actuación considerada como infractora".

Centrado pues el debate en tal cuestión controvertida para su decisión hemos de tener en cuenta una serie de condicionantes fácticos, que pasaremos a exponer para cumplir el postulado constitucional de motivación (art. 120 CE):

El primero de ellos es que los paneles de madera con el sistema de ensamblaje infractor de la patente se comenzaron a comercializar a principios de 2009 -la sentencia apelada, no cuestionada en tal extremo, señala, al respecto, que no hay pruebas de que la fabricación del producto se remonte más atrás del mes de febrero de 2009- y dejaron de hacerlo sobre el mes de octubre de dicho año, sin perjuicio de que pudiera producirse alguna venta posterior de los productos existentes en poder de almacenistas, distribuidores o mayoristas, cuya obligación de retirar y destruir constituye pronunciamiento firme de la sentencia apelada.

En segundo lugar, los eventuales beneficios susceptibles de ser generados, por mor de la comercialización de un producto, son menores en los periodos iniciales de introducción en el mercado, hasta que se obtiene la cuota correspondiente en el mismo, como resulta de máximas de experiencia conocidas, utilizadas por el juez a quo como argumento valorativo lógico que, por ende, no merece reproche en la alzada.

Una tercera consideración a tener en cuenta es que la demandada adquirió un acuerdo de licencia de derechos de patente de sendas sociedades del mismos grupo maderero: UNILIN BEHEER B.V., de nacionalidad holandesa, y FLOORING INDUSTRIES Ltd. Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, con fecha 1 de mayo de 2009 (y su adenda de 1 de octubre de 2009), y que, al amparo de tales patentes, produce paneles para ensamblaje sin cola. Como contraprestación a la adquisición de tal licencia, en el año 2009, se abonaron por INTASA 500.000 euros, como admitió a preguntas de la letrada de la demandante el perito judicial en el acto del juicio.

En cuarto lugar, a tenor del informe pericial, en el periodo que consideramos decisivo para la cuantificación del daño, es decir año 2009, los resultados de la explotación del tablero suelo litigioso serían negativos en la suma de 492.640 euros (Ver anexo III, f 145 de Tomo II).

En quinto lugar, como es obvio, y hemos ya indicado con la oportuna cita jurisprudencial, la liquidación del daño exige una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos.

(…)

Pues bien, fijadas tales premisas, el recurso se fundamenta en el análisis crítico del dictamen pericial, que lleva a la apelante a la conclusión de que se probaron unos beneficios como los postulados en su recurso.

Se critica la partida de servicios especiales como costo de producción, la cual está compuesta de 14 subcuentas: I+D, reparación y conservación, servicios profesionales (notarios, abogados, auditores y otros profesionales), comisiones extranjero, transportes y fletes, primas de seguros, relaciones públicas, suministros (consumo electricidad), material de oficina, servicios telefónicos, desplazamientos, gastos diversos, gastos consejo (importe no significativo) y licencias Flooring. El perito imputa al suelo laminado la suma de 2.130.620 euros en el periodo 2009 (f 139).

En primer término, no podemos aceptar el recurso de que no existan costes de transporte por la circunstancia de que los paneles litigiosos se transportasen con otro material de la demandada, cuando el propio perito ya discrimina el porcentaje que en los costes totales de producción corresponde al material litigioso, y el transporte es sin duda uno de ellos como imprescindible elemento de comercialización.

Los gastos de reparación y conservación son un coste indiscutible de una producción, que no se puede descartar para el cálculo de un beneficio.

En cuanto a los servicios profesionales valorados en 18300 euros, sí consideramos que deben ser descontados. El propio perito admitió que comprenderían los gastos de letrado para la solución de la presente reclamación en el periodo temporal calculado.

Igualmente debe ser descontado el pago de la licencia UNILIN-FLORING, que nada tiene que ver con la producción de los paneles infractores de la patente actora, siendo obvio, por lo tanto, que no es un costo susceptible de ser imputado como gasto a la entidad demandada infractora, que explotó un derecho de propiedad industrial ajeno y distinto a tal licencia.

El perito informó, en el acto del juicio, que lo abonado por tal concepto, en 2009, ascendió a la suma de 500.000 euros, que al no guardar ninguna relación con la patente vulnerada no se puede tener en cuenta.

Por lo que respecta a las comisiones extranjero, no las consideramos descontables como coste, al no existir prueba alguna de comercialización exterior de los tableros litigiosos.

(…)

En cuanto al I+D desconocemos totalmente su importe para poder ser deducido.

Las otras partidas impugnadas son costes repercutibles a la actora.

En consecuencia al resultado negativo de dicho ejercicio de 2009, correspondiente al suelo: 492.640 euros, habría que eliminar el coste de 500.000 euros de licencia patente suelo, así como el 9,5% de 18.300 euros de servicios profesionales y de 46.000 euros de comisiones exteriores, que supone un montante total de 6108,5 euros, ello arrojaría un beneficio de 13.468,5 euros, o sea 1122,37 euros mes, que por 9 meses de infracción suponen la suma de 10101,37 euros, por la que se estima la demanda en tal apartado.”

Por tanto, vemos como la indemnización derivada de la infracción del derecho de patente, a pesar de ser una cuestión prevista legalmente, plantea en la práctica dificultades probatorias tanto respecto de la acreditación del daño como de la cuantificación de la indemnización, adquiriendo una gran importancia la prueba pericial sobre tales extremos, que debiera ir acompañada de un relato fáctico claro y preciso de la demanda.

 

Adolfo Dieste Ferreirós

Abogado

Rivas&Montero, Bufete de Abogados