La cláusula de cesión de licencia de patente en el contrato de compraventa de empresa.

Tablero de ajedrez

Juegan blancas y ganan en 14 movimientos. Karpov-Kasparov. Simultáneas, 08-11-1975, Leningrado

 

Toda negociación es un juego de estrategia, similar al ajedrez, en que las partes hacen sus movimientos previo análisis de la situación para tratar de sacar una ventaja.

La diferencia con el ajedrez es que mientras en éste se busca la derrota del rival, en la negociación se busca esa ventaja propia pero no derrotando a la otra parte (lo cual imposibiloitaría el acuerdo) sino en un escenario en que la otra parte también vea satisfechas sus pretensiones al menos hasta un grado de satisfacción que permita cerrar el acuerdo, acuerdo que nos dará esa ventaja que buscamos durante la negociación.

La negociación del contrato de compraventa de empresa no es distinta de otras en su dinámica, aunque sí puede ser mucho más compleja debido a su contenido, relevancia económica y trascendencia socio-laboral. Y en esas negociaciones suele aparecer la cláusula de cesión de intangibles, como la cesión de una licencia de patente de que sea titular el vendedor en favor del comprador.

Así, en este tipo de contratos es fecuente ver una cláusla como la siguiente: “El Comprador se subroga en los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos por medio de los cuales se conceden al Vendedor derechos de uso o explotación de auqellas patentes, modelos de utilidad, diseños, dibujos, marcas y nombres comerciales o solicitudes de los mismos que se encuentren afectas a las unidades de negocio transmitidas.”

            En esta cláusla entrarían las licencias sobre patentes que hubiese concertado la parte vendedora con el titular de la patente de que se trate.

La citada cláusula implica una cesión contractual en un contrato de licencia de patente, es decir, una modificación subjetiva en la parte del licenciatario. Este tipo de modificaciones exigen el consentimiento del titular de la patente, tal y como dispone el artículo 75.3 de la Ley de Patentes cuando dice: “Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”.

Esta cláusula plantea, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes cuestiones esenciales:

1ª.- ¿Qué ocurre si la empresa titular de la patente no consiente la cesión? Desde un punto de vista lógico, si la empresa compradora (cesionaria) tuviese una mejor salud económica que la vendedora, ofrecería mayores garantías incluso que la empresa objeto de la compraventa (cedente) a la hora de abonar las cantidades pendientes en el contrato de licencia; por lo que la titular de la patente, a priori, no opondría mayores dificultades.

Pero supongamos que el contrato ha sido celebrado porque la titular de la patente confía en la forma de trabajar de su licenciataria, que es muy profesional, hay una buena relación con los directivos, nunca han tenido problemas, etc.

La cesión de contratos es un negocio a tres bandas que exige el consentimiento de todas las partes implicadas, especialmente el de la parte cedida. Este consentimiento es elemento determinante de la eficacia de la cesión. En consecuencia, sin consentimiento del cedido no hay cesión. La compraventa de empresa sería eficaz en todos sus términos excepto en la cesión de la licencia de la patente. Pero a esto hay que añadir un matiz: si el contrato de licencia de patente es un elemento esencial para la existencia de la vendedora como sociedad, la no cesión a la compradora por falta de consentimiento de la titular de la patente implicaría la nulidad de la venta por faltar un requisito esencial de validez como es el objeto, ello en virtud del artículo 1.261 Cc. Es decir, si la vendedora desarrolla su actividad dependiendo del contrato de licencia de patente, de modo que sin aquélla la sociedad no podría funcionar, la no cesión a la compradora de ese contrato implicaría una compraventa de empresa vacía de contenido, pues la sociedad no podría funcionar.

  Si la titular de la patente consiente la cesión, como abogado y en el marco de esa negociación estratégica, aconsejaría que la vendedora continuase durante un tiempo, en concepto de garantía, como responsable subsidiaria o solidaria en caso de incumplimiento por parte de la compradora. Habría que introducir una cláusula en el contrato de cesión en este sentido.

   Si fuese abogado de la empresa compradora aconsejaría lo siguiente: antes de celebrar la compraventa de empresa habría que obtener el consentimiento de la titular de la patente, y una vez obtenido éste celebrar la compraventa incluyendo la cláusula de la cesión, porque así sólo habría que notificar a la contratante cedida el acuerdo de cesión, puesto que su consentimiento es previo. En este caso el consentimiento funcionaría a modo de autorización. Si no obtenemos consentimiento previo de la parte cedida aconsejaría no celebrar la compraventa, puesto que se gastarían unos recursos valiosos para un contrato nulo, sería una decisión irracional. Este último consejo sería para el supuesto de que la licencia de patente fuese esencial para la operatividad de la sociedad cedente.

En caso contrario, habría que valorar la importancia económica de la licencia dentro de la empresa: si es muy importante se opta por la misma solución, si es poco importante, es posible que la compra compense a la cesionaria. En todo caso es una decisión del cliente.

2ª.- ¿Puede entenderse que esta cláusula expresa una condición suspensiva? Estamos diciendo que hasta que la titular de la patente no consienta no se perfecciona la transmisión de derechos y obligaciones derivadas de ese contrato. Por tanto, si aceptan se perfecciona, en caso contrario ¿se suspende? Pudiera ser ésta la voluntad de las partes, suspender la eficacia de la cesión de la licencia hasta obtener el consentimiento de las entidades cedidas. Pero como se ha avanzado antes, la manifestación de la voluntad de aquéllas entidades no opera como condición, sino como presupuesto de eficacia del negocio. Lo que ocurre es que la compradora y la vendedora no pueden revocar unilateralmente esa voluntad de ceder el contrato de licencia: esta cesión sólo será ineficaz por falta de consentimiento del cedido. La ineficacia definitiva vendrá si pasado un plazo prudencial y habiendo hecho todo lo posible las sociedades obligadas para obtener el consentimiento de las cedidas, éste no se hubiese finalmente manifestado.

Si la licencia de patente fuese constituida intuitu personae, esto operaría como excepción a la cesión del contrato, debiendo ser probado éste elemento por la parte que lo alegue. Si la licencia d epatente se pactó excluyéndose expresamente la cesión, ésta no puede celebrarse, salvo voluntad de las partes en contrario manifestada en la misma forma.

Como abogado, un importante consejo a dar a la parte cesionaria es que proporcione los contratos objeto de cesión para examinarlos en profundidad antes de adoptar ninguna decisión.

Lo que parecía una sencilla cláusula en un inmenso contrato, podría traer varios quebraderos de cabeza, incluyendo la frustración del fin negocial, si no se cuenta con el asesoramiento especializado.

 

Adolfo Dieste Ferreirós

Abogado

Rivas&Montero, Bufete de Abogados